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香港法律尽职调查系列（二）——知识产权篇
香港法律尽职调查系列（二）——知识产权篇
我们在之前的文章《香港法律尽职调查系列（一）—— 公司设立及存续篇》中已经就对香港公司进行法律尽职调查时有关公司设立和存续的核查重点和方法进行了介绍，本篇我们将聚焦法律尽职调查中的另一个重要环节——知识产权核查。企业的核心知识产权资产既可以为企业带来竞争优势，也可能在交易中对交易架构、交易节点安排、交易对价等产生影响。因此，对香港公司的知识产权资产进行核查、评估知识产权资产的状况及识别潜在的法律风险十分重要。
香港知识产权制度概述
根据香港知识产权署的定义，知识产权泛指一组无形的独立财产权利，包括商标权、专利权、版权、外观设计权等。保护知识产权的核心理念在于保护人的创造性。作为国际贸易中心，香港十分重视知识产权对社会经济的贡献，并致力于为投资者提供可以媲美于世界任何其他经济体系的知识产权保护，以吸引国际投资者。
由于历史原因，香港的知识产权制度受英国法律影响颇深。以英国传统知识产权法律为基础，香港特区政府在回归后制定了一系列知识产权专门法例，以构架本土化的知识产权保护制度。目前香港知识产权的主要类型及适用的专门法例如下表所示：
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知识产权类别 |
保护对象 |
可否在香港注册 |
适用的香港法律 |
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商标 |
将某一企业的货品或服务与其他企业的货品或服务区别开来并能够藉书写或绘图方式表述的标志 |
可以 |
《商标条例》（香港法例第559章） 《商标规则》（香港法例第559A章） |
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专利 |
能做工业应用的、新颖的、包含创造性的产品、物质或方法 |
可以 |
《专利条例》（香港法例第514章）《专利（一般）规则》（香港法例第514C章） |
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外观设计 |
藉任何工业程序而应用于某物品的形状、构形、式样或装饰的特色，而该等特色是在经制成的物品上的吸引视线和肉眼可判别的特色 |
可以 |
《注册外观设计条例》（香港法例第522章） 《注册外观设计规则》（香港法例第522A章） |
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版权 |
存在于版权作品（原创的文学作品、戏剧作品、音乐作品或艺术作品；声音纪录、影片、广播或有线传播节目；及已发表版本的排印编排）的产权 |
不能 |
《版权条例》（香港法例第528章） 《防止盗用版权条例》（香港法例第544章） |
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集成电路的布图设计 |
用以结合于集成电路上的原创布图设计 |
不能 |
《集成电路的布图设计(拓朴图)条例》（香港法例第445章） |
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植物品种保护 |
所有维管植物的属种，任可类别的植物品种（例如供食用的作物、蔬菜、观赏植物等） |
可以 |
《植物品种保护条例》（香港法例第490章） |
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商业秘密 |
在商业环境中具商业价值的机密资料，例如配方、方法、科技、设计、产品规格、商业计划和客户名单等 |
不能 |
商业秘密及未披露商业资料受普通法中的保密法所保护 |
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域名 |
公司网页的独特域名 |
可以 |
受普通法假冒诉讼保护 |
为加强知识产权保护，香港于1990年成立了知识产权署，专门负责协助制定知识产权保护政策及管理下属的商标注册处、专利注册处、外观设计注册处及版权特许机构注册处。此外，由香港海关负责执行一切有关侵犯知识产权的刑事工作，调查涉嫌侵犯商标、版权以及虚假说明的投诉等。
如何对香港公司进行知识产权
尽职调查
1.
知识产权法律尽职调查的常用步骤
尽职调查往往是为特定的交易或目的而进行的。由于商业交易各有不同，为不同交易进行的知识产权尽职调查的范围和方法也不尽相同。一般情况下，进行知识产权有关法律尽职调查的常用步骤和方法如下：
了解交易、确定尽职调查范围及优先次序
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综合考虑知识产权资产的类型及其对于交易的重要性、交易各方的信任程度和风险承受能力、行业惯例、尽职调查时间和成本限制等因素，确定知识产权法律尽职调查的范围
识别和清点目标公司知识产权资产
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资产的所有权：所有权证明？是否可注册且已妥为注册？
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资产的使用权：权利的来源？权利的使用有何限制？
审阅及核查知识产权资产有关文件及资料
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包括合同，版权作品、外观设计、商标素材或机密文件的创作和使用记录，与知识产权创造和保护相关的制度文件，过往侵权申索或维权记录等
调查和了解知识产权资产涉及的产权负担和潜在争议
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知识产权资产上设定的抵押权益、优先权或其他产权负担（例如授权）
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正在进行的或潜在的关于知识产权的争议、诉讼和其他法律程序
辨识和评估风险、提供风险防范建议
2.
不同类型知识产权资产的核查重点
不同类型的知识产权资产各有特点，对其进行的尽职调查也应各有侧重。以最常出现的几种知识产权类型为例，下表列举了在对香港公司知识产权尽职调查过程中应当重点关注的问题：
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版权 |
由于香港没有版权注册制度，版权所有人需要有充分证据（且为书面证据）证明版权的存在、归属及权利范围。这些证据包括：所有者姓名/名称、取得所有权的方式、作者的全名和居住地（如作者为自然人，其户籍所在地、住处所在地或具有居留权的地方；如作者为法人团体，其成立地或主要营业地）、版权作品于何时何地创作或首次发表，以及版权作品的原作或完整准确复制品。 此外，还应当注意原作者是否已经宣示任何版权相关的精神权利（如署名权），对该类宣示应注意遵守。 |
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外观设计 |
虽然香港有外观设计注册制度，但该并未采用实质性审查，因此仅凭注册并不能完全保证有关权利的有效性。与版权类似，外观设计权利人需保存证据用以证明该权利存在及其归属。注册外观设计保护的有效期最长为25年，每5年续期一次。在对外观设计进行尽职调查时还需要核查有关外观设计是否存在可能导致注册无效的在先披露、剩余的保护期限、注册是否及时延期，以及是否在其他司法辖区注册。已在香港注册的外观设计将在香港知识产权公报（http://www.ipd.gov./chi/ip_journal.htm）刊登有关注册公告，并获发得册证明书。公众亦可在香港知识产权署（esearch.ipd.gov.hk）检索及查阅注册外观设计、外观设计拥有人或公司的资料。 |
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专利 |
在香港，专利只有进行注册后方能在香港得到专利法保护。香港设有两类专利：标准专利（有效期最长20年，需在第3年届满后每年续期）和短期专利（有效期最长8年，须在第4年届满后续期一次）。标准专利相当于内地的发明专利，由指定的专利局（中国专利局、英国专利局、欧洲专利局）审查授权后，在香港知识产权署获得注册。短期专利申请由香港知识产权署直接受理，经形式审查后获得注册，旨在保护商业寿命较短的发明。由于短期专利无需进行实质性审查，短期专利所有人须符合一些额外规定（参见《2016专利（修订）条例》）才能进行专利维权。 对核心的注册专利，除了核查一般的注册详情外，我们还建议进一步核查：是否存在任何可能影响专利有效性的在先披露、专利申请过程中是否因在先技术造成任何障碍、专利的涵盖范围、有关可自由作业或审查的意见等。此外，还需考虑发明人是否已转让有关权利（如发生转让，转让记录是否完整）、有关专利是否在其他司法管辖区注册、是否存在改进技术（如存在，改进技术是否已包括在已注册范围内）、是否曾出现侵权纠纷（如存在，其结果如何、法律是否认可有关专利有效性）等。 已在香港注册的专利将在香港知识产权公报（http://www.ipd.gov./chi/ip_journal.htm）刊登有关专利申请或专利批予公告，并获发批予专利证明书。公众亦可在香港知识产权署（esearch.ipd.gov.hk）检索及查阅注册专利、已发表的专利申请/专利所有权或公司的资料。 |
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商标 |
在香港，已获注册的商标（包括显著的商品包装及标语）可根据商标法获得专有使用权的保护。未注册商标则受普通法假冒诉讼的保护，但起诉方必须证明该未注册商标享有声誉（一般可以提供企业一段时间内可观的销售及宣传推广开支数字以证明），而别人使用该商标将导致起诉方损失。一般来说，相较于侵犯注册商标指控，假冒指控更难成立。 对于重要的商标，我们建议进一步考虑：有关商标是否已在相关司法辖区（例如生产地及主要市场）于适当的类别注册或作为驰名商标而受到保护？商标的外语版本（如适用）是否也已注册？假设有关商标的有效性或显著性受到质疑，是否有证据及正式记录证明其创作、首次使用及使用历程？是否有任何潜在的反对注册或要求取消或撤销注册的情况？ 已在香港注册的商标将在香港知识产权公报（http://www.ipd.gov./chi/ip_journal.htm）公布，并获发注册证明书。公众亦可在香港知识产权署（esearch.ipd.gov.hk）检索及查阅注册商标或商标申请、商标注册人或申请人、以及或许可在香港使用有关商标的人或公司的资料。 |
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商业秘密 |
只有属于机密性质并已采取适当措施加以保密的商业资料，才能作为商业秘密在香港受普通法保护。对于该等商业资料，在尽职调查过程中需核查是否进行适当辨识、记录和保护；这些资料是否完整、可靠且准确；以及所有可接触这些资料的人士是否已受保密责任约束（例如合同义务或受信责任）。 |
3.
审阅知识产权相关合同时的核查重点
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关于知识产权所有权的合同 |
创造知识产权（例如雇佣及承包商合同中的知识产权条款等） |
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获取知识产权（例如知识产权转让协议等） |
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关于知识产权使用权的合同 |
授权合同（包括知识产权授权合同、合作及合资经营合同等） |
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特许经营合同 |
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尽职调查中的常见的知识产权
有关问题和风险
知识产权尽职调查的目的不仅在于审查和梳理目标公司的知识产权资产状况，还在于发现与知识产权有关的问题和潜在风险，这些问题可能影响交易价值、导致交易延迟甚至被迫取消交易。我们列举了一些常见的与知识产权有关问题、缺陷或潜在风险如下：
与知识产权所有权有关的问题或缺陷，例如：
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原以为由目标公司所有的知识产权实际上全部或一部分归他人所有（例如外包研究与开发工作的承包人），拟议交易须寻求该等所有权人的许可、同意或转让；
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知识产权的一部分由合作者共同拥有，拟议交易需寻求共同权利人的许可、同意或转让；
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知识产权资产的有效性存在重大瑕疵，可能无法获得有效的法律保护（例如重要商标未在香港注册等）；
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目标公司所拥有的知识产权须倚赖第三方的知识产权才能有效运作（例如改进技术或改编作品）。
目标公司使用的他人所有的知识产权存在时间、地域或市场分割等方面的限制，拟议交易超出此类限制或需获得原知识产权所有人许可。
目标公司在过往的侵权索赔中败诉或存在潜在的侵权诉讼威胁，可能产生重大责任或损失。
