专利行政法规新规对技术类争议解决的影响和应对
专利行政法规新规对技术类争议解决的影响和应对
12月21日,《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》公布,专利行政法规《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称“《专利法实施细则》")修改完成。同日,修改后的《专利审查指南》公布。修改后的《专利法实施细则》和《专利审查指南》均将于2024年1月20日施行。同日,国家知识产权局也发布了《规范申请专利行为的规定》(国家知识产权局第七十七号局令)和关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理过渡办法的公告(国家知识产权局第559号公告)。上述专利行政法规的新规对技术类争议解决将产生重要影响,本文对此加以讨论。
一、专利行政法规新规对专利侵权争议解决的影响和应对
《专利法实施细则》作为《中华人民共和国专利法》(以下简称“《专利法》")的配套行政法规,本轮修改的基本背景在于,2020年10月17日,全国人大常委会通过《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》,已于2021年6月1日起施行。本轮修改重要目的在于,“保证新修改的专利法有效实施,适应加入上述国际条约的需要"[1] 。同时,《专利法》第四次修改有三方面的重点内容,其中第一方面就是“加强对专利权人合法权益的保护,包括加大侵权损害赔偿,完善诉前保全制度,完善专利行政执法,新增诚实信用原则,新增专利权期限补偿制度和药品专利纠纷早期解决机制等"[2]。作为落实《专利法》第四次修改内容的配套行政法规,《专利法实施细则》亦将加强专利权人合法权益的保护作为重要立法内容,对上述专利行政执法、诚实信用原则等进行了进一步细化的规定,对专利侵权争议解决机制的构建与完善具有重要影响。
第一,《专利法实施细则》进一步完善了专利纠纷处理和调解制度。《专利法》第四次修改调整了专利纠纷行政处理的执法机构和执法层级,由负责专利执法的部门(各级市场监督管理局)查处较为简单的假冒专利案件,由管理专利工作的部门(国家知识产权局和地方知识产权局)处理较为复杂的专利侵权纠纷。亦即,《专利法》第65条规定,“未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,当事人不服的,可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉;侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求,可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解;调解不成的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。"特别是,《专利法》第70条明确了国家知识产权局的管辖权,亦即,“国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷,对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理;对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级地方人民政府管理专利工作的部门处理。"
一方面,此次《专利法实施细则》的修改,对国家知识产权局的管辖权作出进一步明确。一方面,在《专利法》第70条明确了国家知识产权局对在全国有重大影响的专利侵权纠纷的管辖权的基础上,对“在全国有重大影响的专利侵权纠纷"给出明确的界定标准。《专利法实施细则》新增一条作为第96条,该条第1款规定,“有下列情形之一的,属于专利法第七十条所称的在全国有重大影响的专利侵权纠纷:(一)涉及重大公共利益的;(二)对行业发展有重大影响的;(三)跨省、自治区、直辖市区域的重大案件;(四)国务院专利行政部门认为可能有重大影响的其他情形。"亦即,属于涉及重大公共利益、对行业发展有重大影响、跨省自治区直辖市区域的重大案件之一的,或者国家知识产权局认为可能存在重大影响的案件,均可以由国家知识产权局加以管辖。需要指出的是,上述考虑因素仅仅将案件对公共利益、行业的影响考虑其中,并未将案件本身的新型、疑难、复杂作为最重要的考虑因素。在法律实践中,国家知识产权局曾就某些标准必要专利侵权纠纷进行了管辖。同时,《专利法实施细则》第96条第2款规定,“专利权人或者利害关系人请求国务院专利行政部门处理专利侵权纠纷,相关案件不属于在全国有重大影响的专利侵权纠纷的,国务院专利行政部门可以指定有管辖权的地方人民政府管理专利工作的部门处理。"
另一方面,《专利法实施细则》将有权处理和调解专利纠纷的主体扩大到地级市、自治州、盟、地区和直辖市的区人民政府管理专利工作的部门。现行《专利法实施细则》第79条规定,“专利法和本细则所称管理专利工作的部门,是指由省、自治区、直辖市人民政府以及专利管理工作量大又有实际处理能力的设区的市人民政府设立的管理专利工作的部门。"此次《专利法实施细则》的修改,将有权处理和调解专利纠纷的主体扩展到“地级市、自治州、盟、地区和直辖市的区人民政府管理专利工作的部门",亦即,修改后的《专利法实施细则》第九十五条规定,“省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门以及专利管理工作量大又有实际处理能力的地级市、自治州、盟、地区和直辖市的区人民政府管理专利工作的部门,可以处理和调解专利纠纷。"与之匹配的是,《专利法》第四次修改调整了执法措施,《专利法》第69条赋予了有权处理和调解专利纠纷的主体以认定专利侵权相适应的职权,包括询问调查权、现场检查权、产品检查权,但是没有赋予查阅复制权和查封扣押权[3]。
第二,《专利法实施细则》进一步完善了专利无效宣告制度。专利侵权争议解决通常伴随着专利无效宣告请求以及专利无效宣告请求之后的专利行政诉讼。此次《专利法实施细则》重要的修改之处包括,《专利法实施细则》增加一条,作为第十一条,“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假。"其背景是,第四次修改后的《专利法》第二十条引入诚实信用原则,即“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益"。立法者希望利用这一条款打击非正常专利申请或者专利权滥用行为。[4]并且,根据修改后的《专利法实施细则》第六十九条[5]的规定,不符合《专利法实施细则》第十一条的规定属于应予宣告专利权无效的情形。《专利审查指南》第四部分第三章第4.1节“审查范围"部分规定,“合议组在下列情形下可以依职权进行审查:(1)专利权的取得明显违背诚实信用原则的,合议组可以引入专利法实施细则第十一条的无效宣告理由进行审查。"亦即,即便无效宣告请求人没有提出《专利法实施细则》第十一条有关的无效宣告请求理由,复审和无效审理部合议组仍然可以依职权主动引入对该问题的审查。
二、专利行政法规新规对职务发明纠纷争议解决的影响和应对
修改前和修改后的《专利法实施细则》均确立职务发明奖励和报酬的约定优先制度,同时,《专利法实施细则》完善职务发明创造奖励报酬制度,提高授予专利权后的法定奖励标准,将转化实施后的法定报酬标准调整为依照促进科技成果转化法的规定给予合理报酬,将对“职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷"争议解决产生重要影响。
第一,修改前和修改后的《专利法实施细则》均确立职务发明奖励和报酬的约定优先制度。现行《专利法实施细则》第七十六条第一款规定,“被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。"修改后的《专利法实施细则》将第七十六条改为第九十二条,将第一款修改为,“被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十五条规定的奖励、报酬的方式和数额。鼓励被授予专利权的单位实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益。"可见,修改后的《专利法实施细则》继续保持职务发明奖励和报酬的发放比例首先适用发明人和用人单位之间的约定的规则,同时将股权、期权、分红等方式作为重要的鼓励方式。需要指出的是,上述约定必须符合《民法典》关于合同的相关规定,不存在合同无效、可撤销等情形,否则有可能认定在约定不具有法律效力的情况下适用法定的标准。
第二,修改后的《专利法实施细则》提高授予专利权后的法定奖励标准。现行《专利法实施细则》第七十七条第一款规定,“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的,应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。"修改后的《专利法实施细则》改为第九十三条,并将第一款修改为,“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十五条规定的奖励的方式和数额的,应当自公告授予专利权之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于4000元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1500元。"
第三,修改后的《专利法实施细则》提高专利权实施后的法定奖励标准。现行《专利法实施细则》第七十八条规定,“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的,在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%,作为报酬给予发明人或者设计人,或者参照上述比例,给予发明人或者设计人一次性报酬;被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。"修改后的《专利法实施细则》将第七十八条改为第九十四条,修改为,“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十五条规定的报酬的方式和数额的,应当依照《中华人民共和国促进科技成果转化法》的规定,给予发明人或者设计人合理的报酬。"《中华人民共和国促进科技成果转化法》(以下简称“《促进科技成果转化法》")第四十五条第一款规定,“科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的,按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬:(一)将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的,从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例;(二)利用该项职务科技成果作价投资的,从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之五十的比例;(三)将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的,应当在实施转化成功投产后连续三至五年,每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之五的比例。"
三、专利行政法规新规对实用新型外观设计争议解决的影响和应对
实用新型外观设计争议解决需要使用专利权评价报告,此次《专利法实施细则》的修改优化了专利权评价报告相关规定。此次修改将第五十六条改为第六十二条,第一款修改为:“授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,专利法第六十六条规定的专利权人、利害关系人、被控侵权人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。申请人可以在办理专利权登记手续时请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。"由此,将申请作出专利权评价报告的主体,从专利权人、利害关系人拓展到被控侵权人。同时,将可以申请专利权评价报告的时间提前,申请人可以在办理专利权登记手续时请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。
[注]
[1] “司法部、国家知识产权局负责人就《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》答记者问",载于司法部公众号2023年12月21日。
[2] 陈扬跃、马正平:“专利法第四次修改的主要内容与价值取向"【J】,载于《知识产权》2020年第12期。
[3] 陈扬跃、马正平:“专利法第四次修改的主要内容与价值取向"【J】,载于《知识产权》2020年第12期。
[4] 崔国斌:“专利法实施细则最新修改要点评述",载于司法部公众号2023年12月21日。
[5] 《专利法实施细则》第六十九条规定,“依照专利法第四十五条的规定,请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向国务院专利行政部门提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第十九条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第二十六条第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第十一条、第二十三条第二款、第四十九条第一款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。"