技术进出口贸易对于我国优化出口结构、推动产业结构升级和发展方式转变具有重要作用。我国一直鼓励非限制类技术的出口，鼓励跨国公司在华设立研发机构、合作研发技术；鼓励和支持企业通过技术与知识产权交易等方式开展对外合作。跨国公司和研究机构之间的合作日益增多，这些合作往往涉及知识产权的共享和转让。例如：通过联合研发、实施许可和专利池等方式，促进了知识产权的跨境流动。跨境知识产权交易的增多对于促进全球创新资源的优化配置、加速新技术转移和扩散、提高企业国际竞争力等方面都具有重要意义，同时，这也对知识产权的管理和保护提出了新的挑战。尤其是随着我国在新一代通信技术不断取得新成果，越来越多的中国企业正在逐渐经历从专利实施者向专利权利人的转变，这一转变不仅体现在出口增长和市场影响力的提升上，也体现在法律合规体系的完善和知识产权保护力度的加强上。

本文探讨在通信技术领域中，与标准必要专利（Standard Essential Patent, SEP）有关的跨境知识产权交易问题及其关键条款安排，希望对企业建立健全的知识产权交易和保护机制有所帮助。本文基于标准必要专利的特点，讨论跨境知识产权交易中可能涉及的三类问题：①如何基于专利实施者的生产经营模式（例如：代工模式）设计交易关键条款；②在设计交易关键条款时应关注的监管要求；③标准制定组织的知识产权政策对交易关键条款可能的影响。

一、出发点：SEP跨境技术交易的商业模式

跨境知识产权交易由于具有“知识产权的无形性”的特点而有别于传统的商品贸易，除了需要基于不同国家的法律体系、商业习惯设计相应合同条款和争议解决机制外，还需要考虑一些与知识产权有关的特殊问题。

信息通信、半导体制造等行业广泛采用委托代工生产模式，我国医疗行业的上市许可持有人（Marketing Authorization Holder，MAH）制度也是研发主体和生产主体的相分离的典型模式。委托代工模式将研发设计和生产分离，有利于各主体集中优势资源各司其职、提高生产效率和利润，此模式通常伴随着产业链中知识产权的转让或许可。在跨境知识产权交易中需要注意委托代工模式对关键交易条款的影响，尤其需要明晰相关主体的权利来源、专利许可范围和管控专利侵权风险。

我国《专利法》第十一条的规定，专利权人可以授予他人的权利包括了五种权利，即制造、使用、销售、许诺销售和进口专利产品，或使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的权利。在委托代工商业模式中，专利被许可人是否有权利委托第三方通过代工模式生产制造（指使制造权，Have-Made Rights）、专利被许可人是否有权利作为代工厂为第三方生产专利产品（代工厂权，Have-Designed Rights）、如何确定专利实施权利的性质和约定形式、以及发生专利侵权后的责任承担等问题，都需要在设计交易条款时重点重新考虑。虽然指使制造权和代工厂权并不在我国专利法所明确列举的五种权利之列，但在代工模式下的标准必要专利许可实践中却经常遇到，需要基于合同法的规定，通过条款设计加以明确。

指使制造权和代工厂权都源于美国判例法，其实质是被许可人及其相关方的一种基于在先专利许可关系的专利不侵权抗辩。

指使制造权是指专利被许可人委托第三方为其制造专利产品的权利，专利被许可人为专利产品的定作人，代工厂为产品的实际制造者。该权利的内在逻辑在于获得专利许可的人并不必然被要求在实施权利的每个环节中都要亲力亲为，他可以雇佣别人协助制造、使用或销售专利产品/方法，也可以仅实施其中的某一项权利（如销售），而雇佣他人为其生产制造产品。指使制造权常见于委托方直接作为专利被许可人的情况，其适用场景需要具备两个基础的法律关系——专利权人与被许可人之间的专利许可关系、被许可人与第三方代工厂之间的委托代工关系。正是由于存在在先的专利许可关系，第三方的委托代工行为才可能因该许可关系而不构成侵权。

代工厂权是指专利被许可人接受未经许可的第三方的委托为其制造专利产品的权利，专利被许可人为专利产品的实际制造者，未经许可的第三方为产品的委托方和设计者。与指使制造权的适用场景类似，代工厂权同样基于上述两个基础的法律关系，但区别在于，此时的专利被许可人为代工厂，未获得许可的第三方为专利产品的委托方和设计者。例如在某些通信设备企业的商业模式实践中，通信设备的研发企业和委托方并不愿意直接与专利权人签订实施许可合同，而是通过其代工厂间接获得专利许可，此时需要在交易中关注代工厂权。目前，我国的司法实践中对委托代工模式中指使制造权和代工厂权的性质、范围以及责任承担问题涉及较少。为了有效保护许可双方利益，防止权利旁落，专利权人和被许可人应在合同中对指使制造权的适用产品范围、代工模式、保留条款等进行充分考虑和协商。

二、关键点：SEP跨境技术交易的关键条款

一方面，在跨境技术交易中需要基于专利许可层级来设计关键条款。从技术角度分析，在通信领域中，通常由多个设备组成通信网络。这些设备可能来自不同的厂家，每个设备均执行了若干个技术步骤。标准必要专利技术的实施可能涉及两个甚至多个设备，即每个设备都包含一部分专利的实质性要素，而专利技术的整体实施需要建立在所有设备组合的基础之上。在目前以专利包许可为惯例的实践中，技术方案的复杂性和庞大的专利数据库可能导致交易双方对许可范围存在争议。对于不同层级的通信设备共同实施专利技术导致的专利许可问题，交易主体之间应对关键条款进行充分协商。在协商未达成一致的情况下，可以适当利用专利默示许可原则，在合同法项下，以意思表示理论为基础，以诚信原则、信赖保护原则作为价值导向，判断许可适当的许可范围，以约束侵权行为，有效平衡专利权人和专利实施者之间利益。

另一方面，涉及标准必要专利的跨境知识产权交易中还需要关注保密条款，以避免协议不当被披露对企业竞争力的不利影响。标准必要专利的许可协议具有重要意义，源于司法案件的“可比协议法”（comparable license approach）在FRAND许可条件确定实践中具有其独特的优势，它通过参考已经存在的、具有可比性的专利许可协议来确定待评估专利的许可费率。这种方法在处理SEP相关的许可费争议时被广泛使用，尤其是在涉及FRAND承诺的专利许可谈判和民事诉讼中。在关键条款设计时，保密条款和最低限度满足监管要求的信息披露要求是合同条款设计中非常重要的两个方面，它们旨在保护商业秘密和确保交易必要的最低透明度。在实际操作中，保密条款与满足监管的披露要求之间需要平衡。一方面，无论是专利权人或实施者都需要保护自身的商业秘密，避免因信息泄露而受到损害；另一方面，案件中相关主体亦有义务向司法部门和监管机构披露重要信息，以维护标准必要专利许可在一定范围内的公平性和必要的透明度。

三、安全阀：关注SDO的IPR政策对关键条款的影响

在进行跨境知识产权交易时，需要特别注意国际标准制定组织（“SDO”或“SSO”，下文统称“SDO”）对交易关键条款的影响。SDO是产业领导者引领市场的重要渠道和手段，其一方面鼓励从事通信技术创新的企业加入，确保所有利益相关者都能公平参与标准化进程；另一方面又担起了统一和推广通讯技术标准的社会责任。目前，在世界范围内影响较大的SDO包括美国电气电子工程师学会（Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE）及欧洲电信标准协会（European Telecommunications Standards Institute，ETSI）等。

SDO通过其知识产权政策（下称IPR政策）要求参与新技术研究的公司（专利权人）在标准必要专利涵盖其所贡献技术方案时做出许可声明，这些许可声明一般被认为是专利权人的单方承诺或保证，进而对法律赋予标准必要专利垄断权的强制执行以及专利的后续交易产生重要影响。例如：SDO的IPR政策可能会影响知识产权的转移条款，如ETSI就对此做出了规定：要求标准专利权人在相关技术被纳入3GPP技术标准前需要作出不可撤销的、以公平、合理和非歧视（FRAND）的条件对外许可的声明。当标准必要专利后续被交易后，标准必要专利的受让人同样受到FRAND许可声明的限制，也即，该FRAND保证应当约束所有相关受让人，无论该等条款是否并入相关转移文件中。

SDO的IPR政策同时也是一种权利人自愿接受的、自律性的解决方案，政策的动态变化对于待交易专利的垄断权的强制执行有重要影响。禁令是实施专利垄断权的重要方式，IEEE曾就禁令问题在其2015年版的IPR政策中规定，原则上SEP持有人不可向法院请求“禁令”，除非有例外情况。例如：专利实施者不遵守法院判决结果等，方可请求并请求执行禁令。IEEE的上述IPR政策受到了要求强保护的专利权人的普遍反对。在此背景下，IEEE在2022年9月30日修改、并于2023年开始实施新的IPR政策。新政策明确已被接受保证书的提交者（The Submitter of an Accepted LOA）承诺提供许可的，不对进行善意（good faith）协商的实施者请求或请求执行禁令；并明确规定提出仲裁或诉讼的一方的行为不会被立即视为“不情愿进行善意谈判（unwilling to negotiate in good faith）”。2022年IEEE的IPR政策变化表明，IEEE希望明确地呈现其中立立场。这也意味着IEEE提供的始终是一种自律性质的解决方案，一方面对SEP持有人的诉权不予干涉，另一方面要求FRAND许可承诺的专利持有人可自愿同意或不同意相关的禁令承诺。例如：Sisvel推出的Wi-Fi6专利池中，特别明确了专利权人是遵照2015年之前IEEE的政策的，也表明权利人不愿意遵循2015年版IPR政策的立场。由于SDO的IPR政策对于知识产权后续的强制执行和专利收益权具有重要影响，权利人可以自愿针对该政策作出承诺或保留，在知识产权交易中需要重视该等IPR政策对相关方受让专利权的约束力。

四、结语

在产业全球化和技术快速发展的背景下，本文探讨了企业如何处理与专利相关的跨境知识产权交易问题，特别是与标准必要专利有关的知识产权交易的特殊问题。本文认为在跨境知识产权交易中应当结合项目的特殊性，注重以下三方面的问题：一是基于企业自身商业模式和产业链的特点，通过合理设计交易关键条款消除知识产权侵权的风险；二是基于跨境交易内容的特殊性设计关键条款，以满足行政和司法机关的监管要求；三是基于企业的商业利益和SDO的IPR政策设计关键条款，以确保跨境知识产权交易的公平性和知识产权的可强制执行性。本文通过分析跨境知识产权交易的一些特殊问题，旨在为企业提供一个较为全面的框架，以便企业更好地保护和管理其知识产权，减少交易成本和降低法律风险。