日前，美国知名运动品牌"New Balance"在中国市场遭遇重大挫折：2015年4月21日，广州市中级人民法院对于一起历时两年半的商标侵权案件作出一审判决，法院认定：美国新平衡运动鞋公司（New Balance公司）在中国的关联公司，新百伦贸易(中国)有限公司（新百伦公司）因侵犯他人已注册商标"百伦"和"新百伦"的商标专用权，需赔偿商标权人人民币9800万元。

一、 案情摘要

根据一审判决，本案原告周某，是"百伦"、"新百伦"注册商标的专用权人。其中，"百伦"商标（注册号865609）核定使用在第25类"服装，鞋，帽，袜"等商品上，于1996年8月21日获准注册，原注册人系广东潮阳市某公司，该商标于1998年3月28日转让给另一自然人，并于2004年4月21日再次转让给本案原告周某。

原告周某于2004年6月4日申请在第25类商品上注册"新百伦"商标， New Balance公司曾于2007年12月向国家工商行政管理局商标局提出异议，但2011年7月28日，商标局裁定异议不成立，周某最终获得了"新百伦"商标（注册号4100879号）。核准使用的商品类别为25类：鞋（脚上的穿着物）、靴、拖鞋、T恤、服装、运动衫等。

我们再来看New Balance公司的商标注册情况，1983年4月15日，New Balance公司同时获准在"鞋"类注册N商标（注册号175151），以及NB商标（注册号175152）和 New Balance商标(注册号175153)。1995年6月7日，New Balance公司获准在"服装"类别注册NB商标（注册号749746），1995年10月14日，进而获准在"运动员用手提包"注册NB商标（注册号783142）。2013年12月21日，New Balance公司获准注册 "新百伦"商标（注册号11263416），使用的类别为"广告、替他人推销"。

原告在取得"新百伦"商标后，随即于2011年7月向New Balance公司的国内子公司"新百伦贸易(中国)有限公司"提出了商标侵权之诉。原告认为，被告在市场推广活动中，包括在《产品手册》、媒体广告、分支机构名片、专卖店的价签、销售凭证、发票、以及被告在天猫开设的旗舰店、被告的官方网站上，均使用了"新百伦"字样，造成消费者对于原告和被告产品的混淆和误认，严重损害了原告的商标权益。

原告认为，2011年7月至2013年11月，被告销售额达17.6亿元，净利润1.958亿元。周某请求判令被告新百伦公司立即停止侵权、消除影响，并且还要赔偿损失9800万元及支付维权的合理费用。

被告新百伦公司辩称： "新百伦"用作"NEW BALANCE"商品的中文名称，被告早在2003年就开始使用"新百伦"的产品名称，被告于2006年12月经核准取得了"新百伦"的字号。被告属于善意的在先使用，并援引《商标法》第59条第3款进行抗辩（"商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识"）。由于其销售商品时间（2003年）远远早于原告2007年使用"百伦"商标以及"新百伦"商标销售商品的时间，其使用方式没有使消费者或相关公众产生任何混淆，没有构成侵权。

一审法院认为，被告的运动鞋产品与原告"百伦"、"新百伦"注册商标核准范围内的"鞋(脚上的穿着物)"属于类似产品。被告明知未能规范地使用其企业名称，未善意地主动避免使用与他人的注册商标相同或相近似的标识，以避免相关公众的混淆、误认和市场无序，其对"新百伦"字样的使用行为，构成对原告"百伦"及"新百伦"注册商标的侵权，其关于合理使用的抗辩意见均依据不足。

对于赔偿数额，一审法院认定在2011年7月-2013年11月，被告的净利润达1.958亿元，法院考虑到被告在产品本身上并未附加"新百伦"标识，仅仅在销售过程中使用"新百伦"来宣传和介绍其产品，属于"销售行为侵权"，法院酌情按照被告获利的50%作为向原告的赔偿。

二、 本案主要涉及的法律问题：

基于以上事实，本案主要涉及以下法律问题：

1. 企业字号与注册商标的冲突如何解决？ 

最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》法释〔2008〕3号，明确指出：原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。 

对于知识产权权利冲突的处理原则，法院一般遵循"诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利"的原则。我们注意到，被告于2006年12月经核准取得了"新百伦"的字号，早于原告"新百伦"商标专用权的起始时间2008年7月1日。但是，原告最为有利的是，"百伦"商标的注册时间为1996年8月21日，根据"保护在先权利"的原则，被告的字号"新百伦"反而涉嫌侵犯了"百伦"的商标专用权。

2. 被告是否有在先商标权的抗辩？ 

现行《商标法》关于在先使用商标有三种情况：一是第13条第2款"就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用"；二是第15条代理人或者代表人抢注的；三是第59条第3款的规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。 

结合到本案，被告没有选择第一种，而是直接引用了"在先使用并具有一定影响的商标"这个抗辩。被告的困难在于，其于2003年使用"新百伦"这个标识虽然早于原告"新百伦"商标获准注册的时间，但是，这个在先使用的标识，仍然受制于1996年8月就在先获准注册的"百伦"商标。我注意到，一审法院并未明确回应被告的上述抗辩。

3. 赔偿数额的确定是否有依据？

关于赔偿数额的确定，根据《商标法》第63条的规定，依次按照权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费来确定，难以确定的，法院酌情判决给予三百万元以下的法定赔偿。

本案一审法院没有考虑原告因侵权所受到的实际损失，而是直接适用了"侵权人因侵权所获得的利益"，即被告在2011年7月至2013年11月期间，被告的利润1.958亿元。 个人认为，一审法院没有阐明不适用"原告受到的损失"的理由，而直接适用被告的侵权所得，是值得商榷的。

另外，正如一审法院所言，被告对于"新百伦"标识的使用，仅仅限于在销售过程中，并未直接在产品上使用"新百伦"标识。我们注意到，在很多场合，都是"New Balance"与"新百伦"或者"NB"与"新百伦"组合使用。在这种情况下，中文标识"新百伦"对于被告产品的市场占有率以及利润率的贡献该如何计算？一审法院认为，新百伦公司在产品上使用的是New Balance等英文标识，但中文"新百伦"对其产品进入大陆普通消费者市场发挥了重要作用，故其赔偿责任应与此相当，"酌情确定被告向原告赔偿的数额应占其获利的二分之一"。 法院的判定，是否能够真实反映"新百伦"标识的作用？估计会引来很多争议。

题外话

本案目前尚未定论，相信"新百伦公司"将毫无悬念地提起上诉。但是，本案也给许多在华经营的外资企业带来启示：本案中，尽管商标法律风险巨大，新百伦公司多年以来却一直坚持使用极易引起争议的"新百伦"标识。对于在先注册的"百伦"商标，被告也未及时采取有效的应对措施。

我们都知道，外企的知识产权事务，几乎都是由外企总部直接处理的。除了品牌保护，中国的子公司几乎没有话语权。总部人员对于中国市场的重视程度、对中国商业环境以及法律环境的了解以及对于重大事件的反馈速度，显然不如国内的企业法务人员。因此，建立强有力的本土化法律团队并充分授权，对于在华外资企业来说，将是他们唯一的选择。

作者介绍：
舒海，北京中伦（上海）律师事务所合伙人，主要业务领域为：知识产权、公司/外商直接投资、合规/反腐败。