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技术驱动发展丨专利侵权风险与商业秘密保护讲座圆满举行
技术驱动发展丨专利侵权风险与商业秘密保护讲座圆满举行
2018年10月25日，由中伦律师事务所主办，上海市网络视听行业协会、CCA公司法务联盟·法培学院、上海东锦商务咨询有限公司协办的"专利侵权风险与商业秘密保护讲座"在中伦律师事务所上海办公室圆满举行。此次讲座特别邀请了上海东锦商务咨询有限公司副总经理张越春先生致欢迎词，中伦律师事务所律师王自栋博士、合伙人王广巍律师、合伙人马远超律师先后做主题发言，吸引了来自上海、浙江、湖北等地的企业管理层、法务、专利工程师和律师们参加。
王自栋博士强调，新出台的《电子商务法》知识产权相关条款"通知-删除"规则，不再区分版权、商标、专利，平台一旦收到通知，就要立即断开链接，这体现了我国进一步加大对知识产权的保护力度。"合格通知"是发起"通知-删除"规则的第一步。王自栋博士结合相关法规和典型案例，讲解了何为"合格通知"、"不合格通知"和"瑕疵通知"。因涉案专利技术复杂，平台往往不具备判断是否构成专利侵权的能力，在现行司法实践中，有法院认为，平台收到通知后没有能力判断是否侵权的，可以不立即删除链接，但必须转送通知，否则平台可能承担损失扩大的责任。但这与明年即将生效的《电商法》的规定有冲突，我们需要密切关注未来实践是如何操作。对于"瑕疵通知"，法院认为平台应当与加强沟通，不能直接拒绝转送，《电子商务法》也明确了这一点。最后，王自栋博士提醒，《电子商务法》生效后，权利人投诉需更加谨慎，即使是善意的投诉，也将承担错误投诉的后果。另外，《电子商务法》也提高了平台的注意义务。在现有电子商务领域的专利纠纷案件中，平台具有一般过失的，不承担连带责任，但平台已经收到权利人通知，平台内经营者仍实施侵权行为，构成重复侵权的，法院认为平台应当承担更高的注意义务，以避免侵权行为再次发生。
中伦律师事务所合伙人王广巍律师结合其办理众多专利诉讼和纠纷解决案件的经验，向大家介绍拟上市公司专利侵权风险防范。王广巍律师指出，企业在拟上市阶段与创业初期阶段面临的法律风险明显不同。初创企业大多不重视知识产权问题，面临的知识产权诉讼类型最多，因企业自身原因导致被诉的情况也很多，但拟上市公司随着法律团队建设和法律意识增强，抗风险能力增加，但此时最吸引知识产权流氓，恶意诉讼不少，被控专利侵权诉讼居多，有些案件将直接影响上市，对企业可持续发展造成重大影响。王广巍律师结合办案经历与大家分享了拟上市公司专利侵权风险防控的思路。一是风险排摸，如通过与业务部门合作对竞争对手进行"点对点"监控、对市场终端信息搜集、在产品研发前进行现有技术检索；二是前期化解，即提前对公司核心产品、对竞争对手进行重点跟踪，挑战对手专利权的有效性，若无法无效对方专利，还可以通过获得专利权许可，若既无法无效对方专利又无法获得许可时考虑产品规避；第三，在诉中抗辩阶段，企业需要分辨真实的专利侵权诉讼还是专利流氓讹诈，针对个案实际分析、制定对策。
王广巍律师还与大家详细分享了他曾经参与的化工领域拟上市公司专利纠纷案的抗辩思路。王广巍律师指出，专利侵权纠纷中的首要抗辩思路是"未落入原告的专利权保护范围、不构成侵权"，该抗辩在真实的专利纠纷案件很重要，但是对于以拖延时间为目的的"专利流氓"来说并不重要。第二个抗辩思路是"生产涉案产品的日期远远早于涉案专利申请日，构成在先使用"，该抗辩的重点在于收集"在先使用"的证据，例如申请日之前的所有销售记录、生产工艺表、存货等。取证中可以从货物型号没变、生产工艺没变、产品没变角度证明申请日前后产品相同。主张"先用权"虽然仅能在原有范围内继续使用，但是不用支付赔偿，是应对"专利流氓"案件的有效方法。另外，企业还可以从被告上市之际原告通过恶意诉讼进行敲诈勒索、主观恶意十分明显角度进行抗辩。
中伦律师事务所合伙人马远超律师通过讲述其代理的案例，形象生动地解析了商业秘密刑民保护中的疑难问题。马律师首先指出，当下商业秘密法律服务市场呈现出需求大、咨询多但实际成案少的特点，商业秘密民事案件中权利人胜诉比例低、但刑事案件犯罪嫌疑人定罪比例高，案件趋向刑事化。在讲解商业秘密"保密性"、"秘密性"和"商业价值性"三大构成要件时，马律师强调，商业秘密范围十分广泛，例如实验中的失败的数据也具有商业价值，企业不要轻易抛弃和公开；团队管理的诀窍、招投标的标书也可能成为商业秘密。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》具体规定了六种情况下信息不构成不为公众所知悉，企业需要时刻提醒研发人员不要因在发表期刊文章或学位论文、参加展会或报告会时无意间公开披露技术和商业秘密。
马律师进一步分析了商业秘密案件中"取证难"、"报案难"、"鉴定难"和"计算损失或者获利难"等问题。马律师提醒，企业在证明已采取保密措施证明秘点的保密性时需要注意两点，一是证明采取了"相应的保密措施"，即商业秘密价值越高，保密措施要求越高；二是保密措施要和秘点具有关联性，不仅是物理措施具有关联，还要有法律文本方面的关联，例如保密协议中要包含此秘点。企业可以先借助调查机构等方式获得线索，但更重要的是律师如何将线索转化为合法的可提交给法庭的证据，行政执法和刑事侦查均是对侵权行为取证有效的方式。在证明秘点范围时，一定提交秘点载体，并且对"载体说"、"方案说"、"要素说"三种学说灵活运用。在刑事报案中，马律师强调选择报案地首先考虑协调畅通，鉴于商业秘密案件的专业性，刑事侦查过程中需要技术专家、法律专家和企业法务的共同配合和支持。选择鉴定机构时需要综合考虑鉴定资质、专业能力和配合程度，在同一性比对时，要意识到有多种比对方法、宽严标准，并且存在"相同"、"实质性相同"，"不相同"和"无法得出结论"四种结论类型。在计算损失或获利时，可根据不同情形采取"收益法"、"成本法"和 "市场法"，刑事案件中，通常是立案前进行一次司法审计、行动后进行一次司法审计。
在讲座最后的自由交流部分，与会者就拟上市企业的专利问题、员工跳槽的商业秘密纠纷问题、GUI专利申请等实务问题向嘉宾提问，嘉宾们也对这些问题进行了耐心解答。
