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浅谈香港法下的商标侵权与假冒行为
浅谈香港法下的商标侵权与假冒行为
近年来, “影子公司”的案例屡见不鲜，即侵权公司刻意注册与著名公司相似名称，并利用该名称进行业务，如销售相类似产品等，严重损害了知名企业在市场上的声誉，受害企业不乏国企和跨国公司。这种行为不仅侵犯了企业的合法商标权利，也给企业维护品牌形象和商誉带来了双重挑战。本文旨在从香港法的角度，分析商标侵权和假冒行为的法律概念及其区别，为企业提供规则的概览，结合代表性案例探讨应对此类行为的有效策略，以便及时采取维权行动。
一、假冒的含义
与版权、商标、专利等有法例保护的知识产权不同，“假冒”（passing off）是基于商人维护其生意商誉的权利而展开法律行动。这种权利并非由任何法例条文赋予，而是根据普通法而得到的权利。当一名商人非法地向其他人作出虚假陈述（误导）自己的货品或服务，就是其他商人的货品或服务，这便会构成假冒 。
构成假冒侵权行为的元素，在Reckitt & Colman Products Ltd v the Borden [1990] RPC 341, [1990] 1 All ER 873这宗重要案例中扼要地归纳如下：
1、原告人必须在提供货品或服务的业务中建立起商誉或声誉，而该业务因其采用的名称或标记作出区别而为广大民众所认识；
2、原告人必须证明被告人向公众作出了失实陈述，导致或很可能导致公众相信被告人提供的货品或服务便是原告人的货品或服务；
3、原告人必须证明其因为被告人的失实陈述而蒙受或很可能蒙受损害；
简单而言，要成功控告别人假冒，原告人必须证明以下三项元素存在：商誉、失实陈述及损害。
二、商标侵权与假冒的关系
商标侵权是就注册商标而言的，根据香港法例第559章《商标条例》第 18 条，任何人在营商过程或业务运作中使用以下标志即构成侵权：
1、就相同的商品或服务，该标志与注册商标相同；
2、就类似的商品或服务，该标志与注册商标相同，而这很可能令公众产生混淆；
3、就相同的商品或服务，该标志与注册商标相似，而这很可能令公众产生混淆；或者
4、就任何货品或服务而使用与注册商标相同或相类似的标志，而该注册商标有权根据《巴黎公约》获得作为驰名商标的保护，该标志的使用并无适当因由，且对该商标的显著特性或声誉构成不公平的利用或造成损害。
由此可知，假冒诉讼并不限于侵犯注册商标，因为假冒所针对的产权，是索偿人的业务商誉，而非注册标记、外观、标志或其他形式的符号。因此， 虽然未经注册的商标不受《商标条例》保护，但这类商标仍可以根据普通法获得保护，避免假冒侵犯。另一方面，注册商标不仅可受《商标条例》保护，同时亦受普通法中有关假冒的法律保障。
三、商标侵权与假冒的典型案例分析
在香港P保险公司一案中，是关于中国其中一家龙头保险公司 — P保险公司（答辩人），就“财务；金融事务；房地产事务” 等类别申请 “P1” 及 “P2” 两个香港注册商标，而在香港从事证券买卖逾30年的P2股票有限公司（上诉人），则申请宣告两个商标无效。终审法院裁定，根据《商标条例》第12(5)(a) 条，如注册商标与另一个在营商过程或业务运作中先使用的未经注册商标或其他标志出现冲突，而该商标或标志在香港的使用是凭借假冒的法律被禁止的，商标的注册则可被拒绝或宣告无效。因此，法院最终宣告答辩人就“财务；金融事务；房地产事务”的注册商标无效。
然而，控告他人假冒通常比控告他人侵犯注册商标困难。注册商标在其注册的司法管辖区会自动受到保护，但未经注册的商标或标记的真正拥有人，则须在假冒侵权诉讼中证明三个主要元素：商誉、失实陈述及损害。
在The Chamber of Hong Kong Computer Industry Company Limited (香港电脑商会有限公司) v Hong Kong Computer Association Limited (香港电脑业协会有限公司) HCA 621/2010一案中（“电脑节案”），原告人由2002年至2010年多次与深水埗区议会在深水埗区合办大型电脑展览（“电脑展”），名为“香港电脑节”（Hong Kong Computer Festival）。经传媒报道，原告人的电脑展亦广被称为“深水埗电脑节”（Shamshuipo Computer Festival）。被告人于2010年举办另一个电脑展，名为“深水埗脑场电脑节”（Shamshuipo Malls Computer Festival）。原告人指控，被告人使用的名称假冒了原告人举办的电脑展的商用名称。原讼法庭认为，原告人在“香港电脑节”（Hong Kong Computer Festival）这样简单的一个名称所建立的商誉或声誉并未足以令任何人在香港以任何组合使用“电脑节”（Computer Festival）一词构成假冒原告人的商誉或声誉。原告人的顾客主要是电脑展的参展商户，他们不会混淆原告人和被告人的服务。因此，被告人并无将其举办的电脑展失实陈述为原告人过去曾举办的电脑展。原告人亦不会蒙受任何损失，因为原告人在与深水埗区议会合办的电脑展中并无金钱利益。由于原告人对被告人的假冒指控不成立，被告人可继续在深水埗的电脑商场举办其电脑展。
“电脑节案”中的原告人未能证明“香港电脑节”（Hong Kong Computer Festival）之名称具有能区别其举办的电脑展的显著性；另一方面，“香港P保险公司”中的上诉人在香港经营证券买卖业务逾30年则能够证明其在证券业务建立了商誉，而该业务是以“P2”之名称作为区别的。因此，以假冒为理由提出诉讼时，原告人能否证明有关标记、名称或外观已成为原告人货品及／或服务的显著特征，是极为重要的。
四、总结
无论是商标侵权还是假冒行为，对于企业来说都会造成严重的品牌损害和经济损失。针对此类问题，我们建议企业应采取预先防备以及事后维权两方面的策略:
1、首先，对于可注册为商标的标记或标志，建议企业尽快在香港进行商标注册。由于商标注册是有地区性限制的，即使在海外或内地已经注册，该商标在香港境内也未必受到保障。在注册商标后，商标持有人可以依据《商标条例》获得更加明确和全面的法律保护，而不必仅仅诉诸普通法下的假冒行为。值得注意的是，即便某些标记或标志缺乏显著性，但如果在注册申请日前已通过使用取得了显著性，也仍然可以根据《商标条例》第11(2)条进行商标注册。
2、另外，倘若发现侵权者盗用注册商标或关系到企业商誉或声誉的名称或标记，企业应尽快采取措施。可行的法律行动包括向法庭申请临时禁制令或提起民事诉讼。从我们的经验来看，一般影子公司没有足够财政能力作出赔偿，如果企业拖延法律行动，所遭受的损失便会越大。而且，在向法庭申请临时禁制令，必须证明紧急性，如企业在发现侵权行为后没有立即采取行动，法庭可能会就此提出质疑而倾向拒绝申请。
总之，对于企业而言，及时进行商标注册并维护注册商标权利，对于维护品牌权益和打击假冒行为至为关键。专业的知识产权争议解决团队可以提供专业的法律分析，帮助构建完善的商标保护体系，防范各类侵权风险，并在万一发现侵权时提供专业法律意见。
相关人员
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许卓杰
权益合伙人
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