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不打无准备之仗——企业上市如何面对知识产权诉讼争议？（境外篇）
不打无准备之仗——企业上市如何面对知识产权诉讼争议？（境外篇）
近日根据公司披露以及有关媒体报道，海能达通信股份有限公司（以下简称"海能达"）及全资子公司 HYTERA AMERICA,INC.（以下简称"美国公司"）、HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST),INC.（以下简称"美西公司"）与 MOTOROLA SOLUTIONS INC.（以下简称"摩托罗拉"）、摩托罗拉马来西亚公司之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件已于北京时间 2020 年 2 月 15 日由伊利诺伊州法院陪审团作出了裁决，根据摩托罗拉在庭审中的主张，海能达部分 DMR 产品侵犯摩托罗拉 21 项商业秘密及 4 项美国版权，要求海能达及相关被告就侵犯其商业秘密行为支付相应赔偿。近日，伊利诺伊州法院法官对本案作出一审判决，支持陪审团裁决结果，判决公司、美国公司及美西公司向摩托罗拉支付损害赔偿34,576.12 万美元及惩罚性赔偿 41,880 万美元，合计 76,456.12 万美元（约合人民币53.34 亿元）。根据预计，尽管总收入有增长，但上市公司海能达2019年度利润大幅下降，归属上市公司股东的净利润-47.75亿元，同比下降1101.41%。
跨境知识产权诉讼带给上市公司的影响之巨大，从海能达的案件中可见一斑。海能达案件并不是中国上市公司的个案，随着中国经济转型的深入，"一带一路"政策的影响，国际形势和商业环境的变化，以及本土企业全球化发展的趋势，此类上市公司的跨境知识产权诉讼将会越来越多。如何通过海外知识产权诉讼的大考，将会是摆在中国本土上市公司面前一道刻不容缓的命题。本文将通过研究近年来发生的境外典型案例，探究上市公司有关诉讼起因，并据此分析有关诉讼特点和监管趋势，为上市公司准备或应对海外的知识产权诉讼，抛砖引玉。
一、上市/拟上市公司境外知识产权诉讼的统计
中国企业在上市前/拟上市/上市后都可能面临境外知识产权诉讼方面的争议。近年来，随着中国企业在全球市场中的表现日趋活跃，时常会面临竞争对手在境外发起的知识产权诉讼，这些年颇受关注的境内企业在海外发生的与知识产权相关的案件如下表1所示。
表1
|
企业名称 |
争议对方 |
争议案由 |
涉案金额 |
诉讼地域 |
争议结果 |
|
海能达 |
摩托罗拉 |
商业秘密和版权 |
53.34亿元人民币 |
美国 |
败诉 |
|
华锐风电 |
美国超导 |
商业秘密 |
约34亿元人民币 |
美国 |
和解 |
|
海信 |
博世 |
商标侵权 |
4000万欧元 |
德国 |
和解 |
|
深圳朗科 |
美国PNY |
专利侵权 |
771万美元 |
美国 |
授权许可 |
|
迈瑞医疗 |
马西莫 |
专利侵权 |
2500万美金 |
美国 |
败诉 |
|
中兴 |
Maxell |
专利侵权 |
4330万美元 |
美国 |
败诉 |
|
中国双环 |
德国宝马 |
外观设计专利侵权 |
每辆25万欧元赔偿 |
德国 |
败诉 |
|
通领科技 |
ITC |
337调查 |
|
美国 |
有限排除令和禁止令 |
|
TCL |
爱立信 |
标准必要专利诉讼 |
许可费 |
美国 |
诉讼中 |
|
海信 |
LG |
标准必要专利诉讼 |
许可费 |
美国 |
诉讼中 |
|
海尔 |
Sisvel |
标准必要专利诉讼 |
许可费 |
德国 |
和解 |
|
OPPO |
杜比 |
标准必要专利诉讼 |
许可费 |
印度 |
和解 |
二、上市公司/拟上市公司境外知识产权诉讼频发的原因
从表1中可以看出，中国企业主动或被动参与到境外知识产权诉讼的原因主要在于以下几个方面。
1.中国企业"走出去"和全球化布局带来的必然后果
越来越多国内企业走出去，带来的是商业市场全球化的布局。中国企业所到之处，必然要遵守所在国家的法律制度。知识产权法律体系虽然在某些基本概念方面大同小异，但是在具体的立法、执法和案件层面却大相径庭，这也是知识产权地域性特点所决定的。知识产权保护制度发端于欧洲，在欧美等发达国家已经存续上百年，其制度和执法体系对权利人的保护日趋完善。故在必要之时，发生知识产权诉讼以解决商业问题是十分常见的现象。以表1中的美国超导和华锐风电的诉讼为例，双方的诉讼大战遍及美国、奥地利、巴西、北京以及海南等多个战场。近年来发生的高通和苹果在全球不同国家提起的专利侵权诉讼，也突出反映了企业全球化带来的诉讼全球化之特征，商业主体能够利用不同国家的知识产权保护特点，对竞争对手实施全球诉讼，以达到目标的有效策略。
2.缺乏战略思维导致问题频出
从某些案例可知，不排除某些企业在国内/国外商业活动中已经存在侵犯他人商业秘密、专利权等知识产权的行为，这些企业不仅没有警醒和采取补救措施，反而采取放任的态度。甚至，不乏有些案件中企业以违法的手段，以固有思维对他人的知识产权进行侵犯，最后导致严重后果。在有些重大的案件中，境外的法院已经对案件所涉关键事实（如盗窃商业秘密）进行了确认和判定，但是当战火逐步点燃，战场全面铺开之时，企业不仅没有站在规则的角度去理性考虑，及时止损，反而利用其不当的力量去引导诉讼和争议往更坏的方向发展，失去了商业和解的宝贵机会，留下的则是"一地鸡毛"。
可以看出，将某些僵化的思维习惯应对知识产权的合规问题以及随之而来的跨境诉讼，不仅会对企业自身造成严重的损失和伤害，而且对整体行业以及国家形象形成次生危害。
3.企业知识产权合规的忽视而演变成诉讼风险
根据笔者对有关企业的观察和经验，即使该企业已经国际化经营很多年，也做了一些企业合规建设，但是在实施中考虑到成本等相关原因，缺乏必要的实施机制，导致对风险的识别能力不够而未发现隐藏在其中的知识产权风险，最后酿成跨境诉讼。特别是在全球供应链体系下，某一个合作伙伴所涉及的知识产权风险，有可能直接演变成对企业的不利诉讼。
三、重点国家知识产权诉讼方面的主要特点
从近年的案例中可以看出（如表1所示），知识产权诉讼主要发生在美国、欧洲以及亚洲等重点国家，并呈现出各国独特的特点。
以美国为例，中国企业经常面临的知识产权相关争议主要包括商业秘密争议、专利诉讼争议（包括标准必要专利）、337调查、美国实体名单争议等。在涉及美国的某些案件中，不排除会启动司法部、FBI等刑事调查程序。以表1中的美国超导与华锐风电的案件为例，案件包含了商业秘密的刑事犯罪、商业秘密侵权的民事程序、软件侵权的民事程序以及合同民事争议等，其中刑事调查涉及了美国、中国和奥地利三个国家，民事诉讼涉及中国、美国等多个法域。在美国的有关专利争议中，海外实体经常会采用专利诉讼和337调查相结合的策略（例如通领科技在美国经营过程中就不断受到竞争对手通过专利诉讼和337调查方式的包围）。美国的知识产权诉讼的特点主要包括证据开示制度、陪审团制度、马克曼听证等。作为英美法系的典型代表，如何灵活地利用美国诉讼程序和实体抗辩，是中国企业在美国市场上进行商业活动时需要关注的问题。
以欧洲为例，中国企业经常面临的知识产权相关争议除了传统的知识产权争议之外，还包括数据隐私争议（GDPR）、标准必要专利争议、海关/展会相关争议等。由于欧盟与各成员国之间在法律规定上有共同点又有各自独特之处，因此在面临知识产权争议时需要同时关注欧盟法律规定以及各成员国自身的法律规定。以专利为例，中国企业在欧洲参与展会活动时（例如西班牙MWC，德国IFA）经常会面临法院的临时禁令，如果应对不利，则会导致撤展的后果。而中国企业在进入欧洲市场时，也经常会碰到竞争对手或NPE利用专利诉讼的手段（包括临时禁令和永久禁令）谋取经济利益（典型的案例包括TCL vs 爱立信、TCL vs LG、 海信vs LG、海尔vs Sisvel、联想vs InterDigital、中兴vs Conversant等）。如何在诉讼发生之前（例如提交保护信）和诉讼发生之后进行有效的应对，是中国企业需要关注的难题。
亚洲新兴市场以印度为例，由于印度目前已经成为除中国之外最大的市场主体，因此全球的企业都试图在印度占有一席之地，这势必会产生激烈的市场竞争。作为压制竞争对手的重要手段，知识产权相关的诉讼争议必不可少（例如OPPO vs杜比案中，杜比公司就采用了临时禁令等多种手段向OPPO等公司提起诉讼）。印度由于沿袭了英国的大量制度，因此在司法体制上与英国有共通之处。以专利为例，专利权人可以向印度法院请求临时禁令和永久禁令，如何进行有效的应对是企业在印度进行经营活动时需要考虑的重要因素。
四、上市/拟上市公司面临境外知识产权诉讼时的应对策略
在知识产权诉讼风险较高的国家（例如美国、欧洲等）进行经营活动时，需要充分考虑到诉讼风险，并提前进行准备，并可以参考以下的应对策略。
1.企业知识产权合规体系的建立
企业需要根据主要市场，就不同国家的法律体系建立相应的企业合规体系。以高科技类企业以欧美为主要市场为例，合规体系的重点包括研发法律合规体系、商业秘密风控管理体系、知识产权成果管理体系、IP预警和维权体系、合作伙伴风险管理体系等。
2.企业重点知识产权风险评估
企业在进入知识产权诉讼风险较高的国家之前，需要进行知识产权方面的风险评估。知识产权方面的风险评估主要包括专利风险评估、商标风险评估、版权风险评估、数据隐私风险评估、商业秘密风险评估等。以专利风险评估为例，企业需要根据行业的特点和主要竞争对手的情况，提前了解重要的风险专利的布局情况和法律状态。在识别出高风险专利时，需要综合考虑谈判许可、规避设计、合同约定等各种方式来降低风险。如果穷尽各种手段仍然无法排除风险，则需要慎重考虑是否进入这些国家。
3.企业诉讼策略评估
企业在进入知识产权诉讼风险较高的国家之后，需要持续关注市场的动态以及潜在的侵权风险。一旦发生诉讼争议，则需要对知识产权诉讼进行整体性评估。在难以胜诉并且对正常经营活动会产生较大影响的情况下，可以尝试谈判和解的方式来尽早解决争议。以专利诉讼为例，由于美国法院和ITC都较偏重保护专利权人的利益，因此在充分评估后认为胜诉较难或者不希望拖入持久战的情况下，双方和解也不失为对企业最有利的解决诉讼争议的方式，且能尽可能地节省诉讼成本，并降低对上市公司可能造成的不利影响。当然，如果企业考虑积极应诉，则可以考虑充分利用各国的诉讼规则来尽可能争取胜诉。例如可以利用美国的PGR和IPR程序对专利的有效性提出挑战，利用欧洲的专利异议程序以及各成员国法院的抗辩程序挑战专利的有效性。以TCL、海信、海尔、联想、中兴和OPPO在海外所面临的标准必要专利诉讼争议为例，由于诉讼相对方经常拥有大量的SEP专利，因此综合运用各种手段对专利的稳定性和对标与否提出挑战，可以在许可费率的谈判中变被动为主动，从而为最终解决双方争议争取筹码。
总之，上市/拟上市公司在进入海外市场时，需要根据不同国别建立起有效的知识产权合规体系，密切关注所在国家的司法动态和诉讼环境，在主动采取维权手段或者被动参与应诉活动时，需要综合考虑各种潜在风险和利弊，并且在必要时根据中国证券市场的监管规定及时披露重大诉讼事项，以降低对企业在本土市场上的经营活动的不利影响，并尽可能维持企业在海外市场上的竞争优势。
