在委托代工模式的专利许可交易中，明晰相关主体的权利来源、专利许可范围和管控可能的专利侵权风险是难点问题。例如，专利被许可人是否有权利委托第三方通过代工模式生产制造（指使制造权，Have-Made Rights）；专利被许可人是否有权利作为代工厂为第三方生产专利产品（代工厂权，Have-Designed Rights）等。本文结合笔者的专利纠纷实务案件经验，立足中美法律实践的比较，探讨代工模式专利许可中的“指使制造权"和“代工厂权"的关键法律问题，进一步分析如何确定专利实施权利的性质和约定形式，以及发生专利侵权后的责任承担问题，以期对法律实践有所帮助。

委托代工生产模式将研发设计和生产分离，有利于各主体集中优势资源各司其职、提高生产效率和利润，该商业模式已经在手机、半导体制造等行业广泛存在。随着我国药品、医疗器械上市许可持有人（Marketing Authorization Holder，MAH）制度的完善，未来医疗行业也将逐渐改变研发主体和生产主体的“捆绑"模式。

在委托代工模式中，明晰相关主体的权利来源、专利许可范围和管控可能的专利侵权风险是难点问题。例如，专利被许可人是否有权利委托第三方通过代工模式生产制造（指使制造权，Have-Made Rights）；专利被许可人是否有权利作为代工厂为第三方生产专利产品（代工厂权，Have-Designed Rights）；如何确定专利实施权利的性质和约定形式；以及发生专利侵权后的责任承担问题。针对此类问题，本文梳理了实践中的几个案例，并结合笔者的实务经验，简要介绍委托代工模式下的专利许可实务要点。

根据我国《专利法》第十一条的规定，专利权人可以授予他人的权利包括了制造、使用、销售、许诺销售和进口专利产品、或使用专利方法的权利。目前，指使制造权和代工厂权并不在我国专利法所明确列举的五种权利之列，但在代工模式下的专利许可实践中却可能经常遇到。因此，被许可人是否有权允许他人为其制造专利产品的行为，或被许可人自身是否可作为代工厂为他人制造专利产品，都是需要重点考虑的问题。

指使制造权和代工厂权都源于美国判例法，其实质是被许可人及其相关方的一种基于专利许可关系的专利不侵权抗辩。指使制造权指专利被许可人委托第三方为其制造专利产品的权利，专利被许可人为专利产品的定作人，代工厂为产品的实际制造者。该权利的内在逻辑在于获得专利许可的人并不必然被要求在实施权利的每个环节中亲力亲为，他可以雇佣别人协助制造、使用或销售专利产品/方法，也可以仅实施其中的某一项权利（如销售），而雇佣他人为其生产制造产品。

指使制造权的适用场景需要具备两个基础的法律关系：专利权人与被许可人之间的专利许可关系、被许可人与第三方代工厂之间的委托代工关系。正是由于存在专利许可关系，第三方的委托代工行为才可能因该许可关系而不构成侵权。

代工厂权指专利被许可人接受第三方的委托为其制造专利产品的权利，专利被许可人为专利产品的实际制造者，第三方为产品的委托方和设计者。与指使制造权的适用场景类似，代工厂权同样基于上述两个基础的法律关系，但区别在于，此时的专利被许可人为代工厂，未获得许可的第三方为专利产品的委托方和设计者。

美国法院认为，在许可合同未有明确约定排除的情况下，指使制造权天然地、以默示的形式包含在了专利许可中。在Carey v. United States案[1]中，美国联邦索赔法院（联邦巡回上诉法院前身）认为，“制造、使用和销售"专利产品的许可自然地包括了让第三方制造产品的权利，该许可允许雇佣他人帮助生产、使用或销售产品，而不需要必须亲力亲为。因此，在合同未明确排除、或缺乏证据的情况下，指使制造权“暗含"于制造权中。

但对于代工厂权，目前美国法院大多认为需要结合对合同的解释来确定双方的许可范围是否包括代工厂权。I* Corp. v. U.S. ITC案[2]中，联邦巡回上诉法院认为，结合许可双方的意图、保留条款等，I*公司和三洋公司的许可合同中的“三洋产品"应仅限于三洋公司自己设计的产品，而不应包括为Atmel代工生产的产品。在Cyrix Corp. v. I* Corp.案[3]认为，法院同样基于I*公司与B*公司专利许可的签订背景、上下文解释一致性等角度分析许可范围是否仅包括了“B*公司设计的产品"，并从此角度分析B*公司是否获得了代工厂权。

我国现有案例也曾以合同约定作为专利被许可人是否享有指使制造权的基础，最高人民法院在“飞利浦"[4]案中认为，基于专利许可合同中允许第三方委托代工的约定，专利被许可人指示第三方制造侵权产品的行为不属于专利侵权。但对于未有合同约定的情形下是否存在默示许可，该案并未涉及。

但是，在全国百优案例“亚都加湿器"案[5]中，广东高院以共同制造行为本身是否具有可分割性角度来考虑被许可方是否可以通过默示的方式获得了指使制造权和代工厂权。法院认为，委托方与加工方的行为应视为一个整体，不可人为切割成委托方与加工方各自的行为再分别定性，“委托方与加工方两者中若有任何一个主体获得专利权人授权，则整个制造行为均应视为经专利权人许可而实施。否则，将陷入对于同一产品若以委托方论是专利侵权产品，若以加工方论是合法专利产品的逻辑悖论"。笔者理解，广东高院的判决倾向于认为，指使制造权和代工厂权均可以通过专利许可合同的默示约定暗含于“制造权"中。

有观点认为[6]，判断专利被许可人是否拥有指使制造权或代工厂权，可以结合专利许可类型来考虑，在独占许可的场景下，无论是加工方还是委托方获得了独占许可权，通常情况下委托方和加工方均不构成专利侵权。该观点较容易被理解和接受，因为对指使制造权或代工厂权进行必要限制的目的在于加强对专利权人的保护，避免被许可人以任何形式蚕食专利权人的许可市场。但在独占许可的情况下，被许可人是唯一的合法实施主体，其作为加工方或委托方并不会损害专利权人的许可利益。

但美国法院认为，专利许可类型并非判断指使制造权是否存在的考虑因素。Corebrace LLC v. Star Seismic LLC案[7]中，Corebrace主张，只有在独占许可权情形下，制造权才能包括指使制造权。美国联邦巡回上诉法院反驳了Corebrace的观点，认为指使他人制造权并非建立在独占许可或者分许可权基础上的，而是基于“制造、使用和销售权"，被许可人获得的许可权使得他有权委托他人制造产品。

专利许可实践中指使制造权的基本要求在于，专利产品的最终获益方应为专利被许可人（代工模式中的委托方）而非第三方代工厂，如果突破了该基本要求，就可能会背离原专利许可协议的初衷，导致指使制造权实际变相为专利分许可权。换言之，判断某一代工制造行为的权利来源是基于指使制造权还是分许可权，可以看产品的实际制造者（代工厂）是否可以未经许可直接销售专利产品给除委托方之外的第三方。这背后的逻辑在于判断代工制造商是基于自身还是他人的使用利益而进行生产的。

在D* Co. v. S* Co.案[8]中，Union Carbides公司试图获得D*公司的专利许可但未获成功，其与获得D*公司专利许可的S*公司接洽后，签订了基于指使制造权的代工协议，协议约定Union Carbides公司为S*公司代工生产专利产品后再回购。特拉华州最高法院否定了该案中存在指使制造权的主张，认为Union Carbides公司不是为了S*公司的自身使用利益而生产，其虚假订立的代工合同是为了规避专利侵权，超越了指使制造权的范围，为一种专利许可合同中明确禁止的、变相的分许可行为。

在前述的Cyrix Corp. v. I* Corp.案中，ST公司为I*公司专利的被许可人，其同时也作为Cyrix公司产品的代工厂；当ST公司的生产能力不满足要求时，它便要求它的关联公司ST-意大利为其生产部分产品。I*公司主张ST公司和ST-意大利之间的安排属于专利的分许可，而并非指使制造权的范围。美国联邦巡回上诉法院和地区法院认为，ST公司和ST-意大利之间的协议不是专利的分许可，而是基于ST公司-I*公司之间专利许可合同中的指使制造权。法院还认为，在本案中，ST-意大利是为了ST公司生产处理器，而并非为了Cyrix公司生产处理器，即ST公司是专利产品的利益获得方。

考虑指使制造权和代工厂权时，一般特指委托方与制造商构成专利法意义上的共同制造者的情形，而不包括制造者单独实施制造行为的情况。原因在于，一方面，如果制造商为专利产品的唯一制造者，因专利许可关系和权利用尽原则而不存在侵权争议。另一方面，实践中委托方不构成共同制造者的情形较少。最高人民法院在“飞利浦"案中曾确定，委托方不是专利法意义上的制造者的标准在于“飞利浦公司（委托方）没有……就被诉侵权产品的生产提供技术方案或者提出技术要求"。该案例在司法实践中被后来者引用次数很多，但据笔者观察，获支持者甚寡。其中的重要原因在于，实践中无论是“OEM"还是“OEM"代工模式，委托方对代工厂不提供任何技术方案或技术要求的情况极少，法院按照一般生活经验及认识，往往推定委托方为共同制造者。

在委托代工模式下，共同制造者分别实施侵权行为造成同一损害时，仍可以基于诉讼标的的同一性构成必要共同诉讼。如果原告选择对多个被告分别起诉，法院并不必然需要在特定诉讼中追加其他关联主体参与诉讼。需要注意，虽然代工商本身的加工利润率可能较低，但法院在判断侵权产品的合理利润时，并不必然受到被告代工商自身利润率的影响。

在笔者代理的某发明专利侵权纠纷[9]中，案外人S公司为一家位于海外的委托方，委托中国的J公司为其代工逆变器产品，J公司的获利仅是代工行业较微薄的平均利润，该利润率并不能体现最终被控侵权产品和专利的实际价值，也不能体现侵权产品出口销售到海外所获取的高额利润。在此情形下，最高人民法院参考了案外人S公司的营业利润作为侵权产品的合理利润，并支持了原审原告的诉讼请求。

代工模式有利于专利的实施和有效运用，规范专利许可内容和有效防范风险是专利许可协议中的重要考虑因素，目前我国的司法实践中对委托代工模式中指使制造权和代工厂权的性质、范围以及责任承担问题涉及较少。为了有效保护许可双方利益，防止权利旁落，专利权人和被许可人应在合同中对指使制造权的适用产品范围、代工模式、保留条款等进行充分考虑和协商，必要的情况下可聘请专业机构进行评估。