从BSH v. Electrolux到BMW v. Onesta:跨境专利管辖对抗之美国禁诉令
从BSH v. Electrolux到BMW v. Onesta:跨境专利管辖对抗之美国禁诉令
2026年2月13日美国德克萨斯州西区联邦地区法院的一纸裁决,正式点燃美欧两大法域专利司法管辖博弈的 “正面战场” —— 法院批准宝马的禁诉令请求,禁止Onesta在德国慕尼黑第一地区法院继续审理涉及美国专利的侵权纠纷,强硬宣示美国专利的侵权与有效性判定应当由美国法院专属管辖,直接叫板欧盟法院2025年初在BSH v. Electrolux案中确立的 “长臂管辖” 规则。
这场博弈并非偶然,而是欧盟持续扩张专利管辖权限、美国强势捍卫本土专利司法主权的必然对决:2025年初,欧盟法院(CJEU)在BSH v. Electrolux案中率先突破传统专利地域性限制,裁决欧盟成员国法院,例如该案中的瑞典法院,可对被告住所地在欧盟境内、涉及非本国生效专利部分的侵权纠纷行使管辖权,甚至允许合并审理侵权指控与专利无效抗辩,此举直接推动了欧洲专利 “长臂管辖” 范围大幅扩张。
欧盟通过BSH v. Electrolux案铺路、NPE借规则投机,美国则借BMW v. Onesta案强势反制,短短一年间,美欧两大法域围绕专利管辖权限的博弈层层升级,从 “隐性角力” 走向 “公开对抗”,不仅重塑美欧专利司法格局,更对全球跨境企业、尤其是布局中欧美三地的中国出海企业,带来颠覆性影响与未知挑战。对于BSH v. Electrolux一案的详细分析,参见本文两位作者之前发表的专业文章:《布鲁塞尔条例的试金石:从博西家电诉伊莱克斯案看欧洲专利管辖的复杂现实》。
BMW v. Onesta一案中的双方当事人:宝马(Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,BMW)于1916 年创立于德国慕尼黑,是全球知名豪华汽车和摩托车制造商,旗下拥有 BMW、MINI、劳斯莱斯等品牌,还涉足汽车金融与高档出行服务。品牌以创新为核心,深耕技术研发,在全球布局业务,也是豪华车领域的标杆企业;Onesta(Onesta IP, LLC)是美国本土的非专利实施实体(non-practicing entity, NPE),自身不从事专利商业化,仅通过专利诉讼或诉讼威胁获取经济利益。该公司持有多项美国专利,曾在美国发起过针对多个高科技企业的专利侵权诉讼,也是首个在外国法院主张美国专利的美国主体。
两家的纠纷始于2025年10月9日,Onesta首次以美国主体身份,在德国慕尼黑第一地区法院(Munich Regional Court I)起诉宝马,主张其车载主机产品侵犯专利号为8,854,381 B2和8,443,209 B2的美国专利。Onesta援引欧盟法院BSH v. Electrolux一案的判决,主张宝马住所地法院可管辖第三国专利侵权纠纷,即涉案的两件美国专利侵权纠纷。欧盟法院在BSH v. Electrolux一案中裁决为:若欧盟境内的被告在其住所地成员国被诉,法院可对专利侵权指控与无效抗辩进行合并审理,但就专利无效作出的认定仅具有相对效力(即仅约束诉讼双方当事人)。
2025年12月15日,宝马向美国德州西区联邦地区法院起诉,请求阻止慕尼黑法院审理美国专利,并申请临时限制令(temporary restraining order, TRO)与禁诉令(anti-suit injunction,ASI)。美国德州西区联邦地区法院于2025年12月16日签发现状保全临时限制令(“status quo” TRO),并于12月30日延长该限制令。2026年1月13日美国德州西区联邦地区法院举行听证并当庭准予禁诉令,同时也准许Onesta向美国联邦巡回上诉法院申请临时暂缓执行。1 月 16 日美国联邦巡回上诉法院对禁诉令作出临时暂缓,允许直到该院作出进一步裁定前,暂缓执行美国德州西区联邦地区法院的上述禁诉令。2月13日美国德州西区联邦地区法院发布书面意见,并作出最终准予禁诉令的判决。
在本案中,美国德州西区联邦地区法院采用了美国第五巡回上诉法院对禁诉令的审查所需满足三项核心要件,其包括:(1)本诉与域外诉讼当事人相同,且美国诉讼可解决域外诉讼的核心争议;(2)域外诉讼存在威胁(Unterweser), 即造成特定损害,包括挫败法院地政策、构成滥诉压迫、威胁法院管辖权、损害衡平原则等;(3)权衡上述损害与国际礼让原则,确认禁诉令的必要性高于礼让义务。同时,联邦法院有权禁止当事人在外国法院提起的、剥夺美国法院正当管辖权的诉讼。
依据上述法律标准,美国德州西区联邦地区法院最终支持了宝马的禁诉令请求,其分析与判决理由的核心主要为:
(一)美国诉讼可完全解决慕尼黑法院的核心争议
美国德州西区联邦地区法院认为,首先,两案当事人主体完全一致。其次,有关涉案两件美国专利的侵权判定,可由本案的美国审理法院,即美国德州西区联邦地区法院,直接审理,Onesta对此事实也并未提出异议。再次,Onesta已在美国多次就涉案专利提起诉讼,例如,在美国国际贸易委员会(ITC)及本案法院起诉英伟达、高通等企业,具备在美国主张权利的合法渠道,不存在司法救济障碍。
(二)慕尼黑诉讼存在多重威胁(Unterweser),违反美国核心政策
美国德州西区联邦地区法院认为,首先,美国宪法与成文法确立了联邦法院对专利纠纷的专属管辖权,《巴黎公约》则确认各国专利制度独立,管辖权由成员国自主决定,德国法院无权审理美国专利,否则将挫败美国专利专属管辖政策。其次,慕尼黑法院无法提供美国专利诉讼中由宪法保障的由陪审团对事实的审理、以及相对广泛的事实开示程序,这将剥夺宝马的核心程序性权利。且慕尼黑法院对专利无效的判定仅具有对当事人效力,而非美国法院的绝对对世效力,这将直接损害宝马的抗辩权。再次,美国专利需经严格实质审查授权,国会制定了专属的管辖、审理规则,德国法院的审理将直接消解该法定体系,损害美国政府与司法主权,此举无疑是架空美国专利法体系。
(三)驳回Onesta的版权法类比抗辩
美国德州西区联邦地区法院明确驳回了Onesta关于美国版权可在外国法院执行,专利应当同理的主张,并认为,美国版权和美国专利的授权与保护逻辑存在根本差异,其保护规则存在本质不同,即美国专利需实质审查、严格的跨境保护程序,而版权自动产生,外国作品无需美国注册即可起诉。此外,美国联邦巡回上诉法院在Voda v. Cordis Corp.一案中确立了 “美国法院不审外国专利,外国法院亦不审美国专利” 的双向原则,Onesta援引的专利案例均与本案无关联性,所以并无在先判例支持。同时,美国第九巡回法院关于版权的域外执行判决,未突破专利法的专属管辖规则,二者不可类推,即版权判例不适用专利案例的审理。
(四)禁诉令未违反国际礼让原则
美国德州西区联邦地区法院认为,首先,国际礼让并非绝对义务,而是 “兼顾国际义务、便利性与本国公民权利”,本案中保护美国专利法体系与当事人宪法权利,应当优先于单纯的礼让。其次,本案为私人主体间的专利纠纷,无公共国际议题属性,不涉及国家间司法主权冲突。再次,不存在 “先立案即享有管辖权” 的规则,慕尼黑法院的先立案事实,不能剥夺美国法院的专属管辖权。还有,Onesta为美国主体,宝马自愿选择在美国诉讼,双方均无诉讼不便,且美国法院熟谙美国专利法,由其审理更符合司法便利性。
除了上述的分析和判决理由之外,美国德州西区联邦地区法院还指出,美国与德国均为《巴黎公约》缔约国,该公约明确各国专利制度独立,未赋予一国法院审理他国专利的权利,禁诉令实则符合公约的精神。
最终,美国德州西区联邦地区法院正式批准宝马的禁诉令申请,责令Onesta立即终止在慕尼黑法院针对涉案两件美国专利提起的全部诉讼程序,直至德州西区联邦地区法院对两件涉案专利的有效性、侵权与否作出终审判决。本案的核心法律意义在于:首先,明确了外国法院无权审理仅涉及美国专利的侵权与有效性纠纷,终结了Onesta利用欧洲法院 “禁令门槛低、审理周期短” 的特点,规避美国专利诉讼程序的跨境择地行诉策略,从而确立了美国专利专属管辖的刚性规则。其次,针对欧盟法院在BSH v. Electrolux一案中确立的 “被告住所地法院可管辖第三国专利” 规则,美国法院作出强力司法反制,重塑美国与欧州专利跨境诉讼的管辖权边界,从而反制欧盟法院的专利管辖范围的扩张。本案的其它法律意义还在于,明确否定了专利与版权的域外执行规则类推,厘清了两类知识产权的管辖与保护差异,从而,强化了专利与版权的司法区分。此外,本案还为被诉专利侵权的跨国企业,应对境外平行诉讼提供了明确的禁诉令抗辩依据和救济路径,明确了美国法院对本国专利的司法保护立场。
然而,本案判决亦引发诸多争议,其中多数争议均围绕欧盟法院在BSH v. Electrolux一案中的标志性裁决展开 —— 该裁决正是本案中这一跨大西洋专利诉讼主张得以提出的法律缘起。
在本案的德国诉讼程序中,Onesta构建了一套环环相扣的诉讼主张,直指宝马集团总部位于慕尼黑,且该地区既是企业核心生产基地,也是宝马多款主力车型的制造中心,这些车型经组装完成后将批量出口至美国市场。Onesta坚称,涉案车辆搭载的车载主机产品作为核心控制单元,已全面落入两件美国专利(8,854,381 B2与8,443,209 B2)的权利要求保护范围。
基于专利保护的地域性与产品流通的跨国性,Onesta进一步主张,两件涉案美国专利的保护效力并非仅局限于美国境内的销售环节,而是应自产品跨越美国边境的瞬间起即发生效力。据此,Onesta向慕尼黑地区法院提出核心诉求,要求判令宝马立即停止生产所有搭载涉案车载主机产品、用于出口美国的车型,试图通过欧洲法院的禁令,从源头切断宝马的美国市场供货链条。
为夯实其诉讼主张的程序合法性,Onesta援引了欧盟民商事管辖的核心依据 ——《布鲁塞尔条例 Ia》第63条第1款。结合第4条第1款的一般管辖规则,被告住所地成员国法院对相关纠纷享有管辖权,而宝马集团的注册地与主要营业地均为慕尼黑,因此慕尼黑地区法院成为其法定的住所地管辖法院。同时,Onesta还依托德国长期以来的司法实践主张实体管辖权,德国法院历来不局限于审理本国专利侵权纠纷,对涉及外国知识产权的侵权指控同样享有审理权限。
值得注意的是,Onesta的这一诉讼思路并非凭空而来,而是对欧盟法院2025年年初生效的BSH v. Electrolux案标志性裁决的精准运用与延伸。该案作为欧盟专利跨境管辖的里程碑式判决,彻底打破了此前 “专利纠纷仅由授权国法院管辖” 的传统认知。判决生效后,欧洲统一专利法院(UPC)已在其首批裁决中快速采纳该判例规则,将自身管辖权延伸至非统一专利法院成员国,进一步扩大了欧盟管辖规则的适用边界。
从目前的司法实践来看,英国[1]与西班牙法院虽已跟进适用该判例,但均将其局限于欧洲范围内的专利纠纷。而BSH v. Electrolux案的核心价值在于,其初衷虽然是规范欧盟成员国法院间的管辖关系,却从法理上确认了 “欧盟境内法院可对位于欧盟的被告,审理涉及非欧盟专利权的侵权纠纷” 这一核心原则。正是这一原则性突破,为Onesta在德国法院主张美国专利权利提供了关键的法律依据,使其看似 “跨界” 的诉讼主张具备了形式上的合法性。
但必须警惕的是,这种形式上的合法性背后,潜藏着原告主体利用或者甚至滥用欧盟法院的判例规则,从而得以实现 “域外择地行诉”(extraterritorial forum shopping)的诉讼策略。正如美国德克萨斯州西区联邦地区法院在本案判决书中的尖锐指出,以Onesta为代表的NPE,其核心诉求并非维护专利创新价值,而是利用不同司法辖区的规则差异谋求利益最大化。欧洲法院 “禁令发放门槛低、审理周期短” 的特点,与美国专利诉讼中严苛的eBay禁令四要素标准、冗长的证据开示程序形成鲜明对比,成为NPE规避美国司法程序的最佳选择。
本案判决的现实意义,更超越了个案本身,为全球跨国企业应对专利跨境平行诉讼提供了关键的破局之道。这种刻意规避美国高门槛的诉讼策略,其危害早已超出单一被告的范畴,对宝马这类欧盟境内的被告而言,若在德国败诉并被判令禁止生产出口车型,将直接丧失庞大的美国市场,遭受巨额经济损失。而从产业全局来看,一旦通过上述诉讼策略成功在欧洲获得针对美国专利的全球效力禁令,这一模式将被迅速复制,蔓延至半导体、电子消费品等多个技术密集型领域。
届时,在全球产业布局精细化、跨境供应链一体化的背景下,全球的众多实体企业将陷入 “在欧洲生产即可能侵权、出口美国即面临禁令” 的两难境地,整个全球产业链的布局与运转都将受到灾难性冲击。对于早已深度融入全球分工、布局中欧美跨境供应链的中国出海企业而言,同样难以幸免,必将承受市场、产能、合规等多重层面的沉重打击。当前,大量中国出海企业依托 “中国生产核心零部件、欧洲当地组装或者直接在欧洲生产并组装、出口美国” 的供应链模式拓展全球市场,而若欧盟法院在BSH v. Electrolux案中确立的规则结合 BMW v. Onesta案的相关逻辑被普遍适用,将对中国企业形成显著制约:NPE 或竞争对手可在德国等对原告友好的司法辖区起诉,通过申请禁令阻断欧洲生产组装与美国出口链路,导致供应链中断、经营成本攀升,客观上限制中国企业的全球化步伐。
美国德州西区联邦地区法院通过本案的禁诉令裁决,为被诉专利侵权的跨国企业指明了通过禁诉令对抗境外平行诉讼的清晰路径,企业可效仿宝马 “境外应诉、母国反击” 的策略,在专利母国,例如本案中的美国,提起确认不侵权之诉,借助禁诉令阻断境外平行诉讼,有效对抗NPE的投机性诉讼行为。本案同时彰显了正向价值,以司法裁判的形式,明确了美国法院对本国专利的专属司法保护立场,在美欧专利管辖规则的冲突中,为维护全球产业秩序划定了清晰的边界。
同时,本案也启示了中国出海企业,需面对并适应跨境专利执法日趋复杂的新形势,将全球专利布局、自由实施专利分析(freedom to operate, FTO)评估、生产布局与争议解决策略深度协同。企业应同步布局中欧美三地专利,开展全供应链 FTO 评估,在生产布局中规避高司法风险辖区。企业还可以预置禁诉令等跨境攻防工具,建立系统化的跨境专利应急响应机制,通过前置化合规安排,化解管辖冲突风险,维护全球经营安全,实现全球化布局的稳健推进。
[注]
[1] 英国虽为非欧盟成员国,但为《欧洲专利公约》缔约国。