“不起诉”条款（Covenant not to sue, 以下简称“不诉条款”）的一般逻辑在于，合同双方基于意思自治而达成一段时间内不提起以合同当事人为相对方的诉讼程序或其他等同的司法救济（例如：仲裁、行政程序等）。此类条款常见于以技术为主要交易目标的收并购协议中，买卖双方在收购协议中明确约定合同双方不得在一定期限内就对方提起诉讼，以规避就收并购标的可能产生的争议。在知识产权交易实务中，此类条款常见于涉及位于普通法法域的合同相对方的知识产权交易中，其中的应用逻辑以及应用目的也与一般协议中的不诉条款存在异同。

实例一：以“不就特定知识产权向对方主张权利”的方式约定不诉。

“不起诉：在本协议条款和条件得以遵守的前提下，双方代表自身及其关联公司承诺在协议期限内，不使用特定知识产权对另一方及其关联公司主张知识产权侵权责任，包括但不限于提起侵权诉讼或其他相关联的法律程序，除非一方或其关联公司主动提起对另一方或其关联公司的侵权诉讼或者其他相关联的法律程序。”

实例二：以“不就对方行使（可能包括使用、开发、制造、销售、许诺销售、商业化等行为）特定知识产权而起诉对方”的方式约定不诉。

“不起诉约定 甲方特此承诺，根据本协议条款的规定，不因乙方使用许可知识产权而起诉任何乙方及乙方关联实体。但该约定在‘一定期限’内仅在‘乙方划分地域’适用，‘一定期限’后适用于全球范围（含‘乙方划分地域’）。本节中的不起诉约定不延伸或包括甲方（或其关联方）为行使本协议或任何附属协议中的合约而采取的任何主张。”

除上述实例外，不诉条款可能在不同知识产权交易中呈现不同的设计外观，但其底层逻辑均可解释为——在一方为知识产权权利人的条件下，该方豁免另一方涉及特定知识产权的行为，约定不向另一方主张其特定知识产权的所有权及其他知识产权权利人所具备的权力（例如：主张侵权损害赔偿）。根据具体知识产权交易的情况，该不诉条款也能约定为交易双方相互不诉。

一、不诉条款在跨境技术交易中应用目的

在跨境技术交易中，不诉约定可能受多重条件的限定，合同双方通过对不起诉情形增加不同的限定条件，以契合双方真正需要实现的商业目的或交易结构，下文将从两个方面讨论不诉条款在知识产权交易中所体现的主要应用目的。

1. 落实调配商业目标以及交易安排

不诉条款可能约定按双方所确定的“一定期限内”在双方划分确定的特定地区生效。这一安排体现了不诉条款在跨境知识产权交易中应用的实质目的之一，即为配合交易双方的实际商业条件，协助协议中其他条款达成就相关技术领域的市场划分、地域划分以及期限划分等约定。

例如，在实例二中，协议双方实质达成受限期内全球地域划分的效果。在限制期内，乙方仅能在特定地域内（例如：其主营业地所在地）利用相关知识产权开展对应技术领域的业务，甲方不得就相同技术领域进入乙方的特定地域市场开展相关业务。因此，为配合协议整体约定，其中不诉条款进一步约定，在甲方为特定技术知识产权的权利人的条件下，乙方在一定期限内在某一特定地区内行使该特定知识产权，甲方承诺不就特定知识产权起诉乙方或向其主张权利。在此约定下，乙方实质上取得了一定期限内在特定地区行使该特定知识产权的非排他、不可转让的某种权利（权利性质于下文中讨论）。

2. 标准必要专利许可、专利权用尽以及“最末起诉”约定

对于专利许可，不诉条款尤其常见于通信领域。不诉条款对于标准必要专利许可实践具有特殊的应用途径，可能用于许可协议中对历史侵权行为的豁免。对于标准必要专利许可谈判而言，当双方最终达成许可协议时，标准实施方很可能已经持续多年制造销售符合相关标准的产品。如果双方就历史使用以及未来使用一同达成许可协议，则双方可能通过不诉条款约定标准必要专利权人不就实施方在许可达成前的实施行为提起诉讼或主张权利。

更重要的是，在标准必要专利许可实践中，不诉条款曾常被用于替代对上游零部件（例如：芯片）制造商的专利许可，以达到规避专利权用尽的效果。对于专利权人而言，如直接与终端产品制造产业链中的上游制造商或供应商签订专利许可协议，则会造成专利权用尽的效果[1]，导致专利权人无法再向终端产品制造商（下游客户）收取专利许可费用。在通信领域标准必要专利实践中，无论是以产品百分比还是固定价格的方式，专利权人均倾向于向终端产品制造商直接收取许可费，以达到收益最大化的效果。因此，专利权人通过与上游制造商之间签订不诉条款，一方面制造商可以基于合约获得实施相关专利的某种权利，另一方面因不构成直接许可，专利权人得以与终端产品制造商签订专利许可协议并收取专利使用费。

而随着不诉条款常被美国及其他标准必要专利主要法域法院判定为等同于权利用尽的许可（于下文具体讨论），用以此目的的不诉条款逐渐演变成为“最末起诉”（或称穷尽救济）约定（Covenant to be sued last）。根据此约定，专利权人仅能在向下游企业诉请索赔不成的情况下，才可以向最末起诉协议的受益人（即上游芯片制造商或供应商）寻求赔偿，否则不得直接向受益人主张相关专利权。一方面，因“最末起诉”并未完全杜绝受益人被起诉的可能性，其对专利权用尽起到更强的规避效果。另一方面，即使理论上存在约定受益人承担侵权责任的可能性，双方的安排与前述不诉条款并不存在实质改变。

综上所述，不诉条款的应用目的与设计逻辑的发展和变化，受标准必要专利许可实践的潜在影响。各国法院对此类条款的效力认定也常是在标准必要专利背景下，基于对实践现状的审慎衡量而作出。

二、跨境技术交易不诉条款效力国际比较

尽管不诉条款被广泛适用于各类知识产权交易协议中，此类条款的效力仍存在争议性和不确定性，根据所处法域不同，不诉条款可能产生不同的效力。

1. 美国不诉条款及最末起诉的比较法分析

对于约定专利权人承诺不就其持有的专利权向受益人主张权利的不诉条款，美国最高法院早在1987年就曾对不诉条款与专利许可的类同进行评述，在Spindelfabrik Suessen-Schurr, Stahlecker & Grill GmbH v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik  Aktiengesellschaf案中，美国联邦法院认为“专利许可协议本质上属于专利权人不就被许可人主张相关专利权的承诺”。并指出，专利权人实质上并不能通过许可的方式赋予被许可人就专利权实施制造、使用、许可销售等行为的权利，因专利权人本身就相关技术仅享有基于专利法立法目的所法定授予的排他性的经济性利益，而不具备权利本身。基于这一逻辑，在TransCore, LP, et al. v. Electronic Transaction Consultants Corp.案[2]中， 美国联邦上诉法院认定不诉条款对专利权人产生专利权用尽的效果，并认为不诉条款构成专利许可。专利权用尽效果源自于专利权人对某一产品的授权（authorization），而不诉条款本质上也属于同样的权利处分行为，“无条件的不诉条款与许可之间的唯一区别仅在于两者的形式，两者均应被视为有效的授权”[3]。此处的“无条件”的不诉条款意指不诉条款受益人销售相关产品不受限制，后者需实质产生限制受益人销售相关产品的效果，才能构成实质限制条件[4]。

因此，美国法院认定不诉条款与专利许可具有相同的效力，且认为不诉条款实质上授予了受益人制造以及销售实施相关专利的产品的权利，该权利即直接包括了受益人使用、制造、使制造、销售、许诺销售等完整权项。

需要注意的是，不诉条款一般仅能构成非独占、非排他、不可转让的普通专利实施许可。在Ortho Pharm. Corp. v. Genetics Inst., Inc.案[5]中，美国联邦法院认为“独家许可（exclusive license）与不诉条款相比具备更高的授权效力，后者仅为普通许可（a bare license）”。另外，即使不诉条款可能产生等同于知识产权许可的效力，因基于合同的相对性，该许可仅在权利人和受益人之间生效。一般而言，知识产权许可效力及于之后的知识产权权属受让人[6]，但不诉条款并不当然随着标的知识产权的转让而转让[7]。然而，美国法院可能就这一观点进行进一步拓宽认定，在GTE Wireless, Inc. v. Cellexis Int’l, Inc.案中[8]，美国法院在审理不诉条款受益人与知识产权后续受让人之间的侵权纠纷时，直接对受益人与涉案知识产权出让人之间的不诉条款进行审理，而未考虑知识产权受让人是否受不诉条款约束。虽然不诉条款效力问题并非本案争议焦点，但本案可能暗示了不诉条款的效力能够随着相关知识产权的转让而及于知识产权受让人。

2. 德国不诉条款及最末起诉的比较法分析

IP bridge v. HTC案中，德国联邦法院认定不诉条款与最末起诉条款均会构成德国专利法下专利权用尽，自此认定不诉条款与专利许可产生同等的授权效果。首先，本案中，移动通信LTE标准必要专利权人对移动通信设备分销商提起专利侵权诉讼，而专利权人此前曾与被诉侵权产品中的芯片的制造商签订协议约定“最末起诉”，只有在专利权人首先起诉所有符合条件的第三方后，芯片制造商才能因专利侵权而被起诉。在评述中，法院首先认定较为常见的不诉条款构成专利权人就受益人实施专利的有效授权；其次，法院进一步认定“最末起诉”条款与不诉条款具备同等的专利权用尽的效果，仅仅存在“最末起诉”条款受益人被起诉的假设可能性不足以避免专利权用尽，如果“最末起诉”条款受益人起诉的可能性微乎其微，那么“最末起诉”条款将被视为不诉条款；最后，涉案“最末起诉”条款的实质目的为规避专利权用尽效果。法院认为，涉案双方仅通过改动不诉条款而达到规避专利权用尽的效果，该行为不能产生其所预想的效果。

综上所述，在“最末起诉”问题上，德国法院先于美国法院认定了其所引起的专利权用尽效果，后者受制于其本国专利法，在近期无法对“最末起诉”条款进行相同认定。专利权人在近年来仍通过“最末起诉”约定代替与芯片制造厂商之间的专利许可[9]。

3. 我国法院对不诉条款的认定尚不明确

原则上，不诉条款属于合同双方根据意思自治达成合意所订立的合法约定，如不存在《民法典》第一百四十四条至一百五十条的民事法律行为无效事由，即能够在合同当事人之间产生其所约定的效力。在（2016）最高法行申2385号案中，最高法院评述认为：“诉权是公民、法人和其他组织享有的法定权利，神圣不可侵犯，但诉权却可以自愿抛弃。抛弃权利保护的方式包括单方向人民法院表示、单方向诉讼的另一方当事人表示，也包括当事人之间自愿达成合意。如果当事人在自愿抛弃权利保护之后再行实施诉权，则属出尔反尔，有违诚实信用。” [10]

在部分案例中，法院也可能从民事诉讼法下诉权的程序性要件的角度对不诉条款的有效性进行认定。在（2015）洪民初字第00753号案中，法院认为“诉权是国家赋予公民司法救济的基本权利，应当受到法律保护。因此，当事人无权通过事先约定的方式排除国家的司法救济方式”。（2018）最高法民终27号判决从《民事诉讼法》所规定的起诉条件角度出发，认为诉讼当事人满足《民事诉讼法》第119条所述全部条件，符合程序法要件，即有权提起诉讼，不应被双方当事人间的不诉条款所影响。

由此可见，首先，我国法院对于此类“不起诉”的类似约定效力，持相对保守的态度；其次，上述案例均为法院对非知识产权相关且非涉外合同纠纷中类似不起诉的约定效力进行的审理判断，我国法院尚未明确就涉外知识产权交易合同中的不诉条款有效性进行实质评述。出于案件性质以及诉讼标的不同，并不能完全将一般民商事合同纠纷中法院的上述态度直接匹配于本文所述问题，中国法院对于涉外知识产权交易中的不诉条款效力态度尚不明晰。

三、关于不诉条款起草的基本反思与建议

根据上述分析，从不诉条款受益人的角度出发，为保证不诉条款在各法域下的效力，可注意以下几个方面的条款设计因素：

（1）是否明确包含许可的排除：当不诉条款存在“此条款约定并非任何形式的许可”等表述，根据合同意思自治的原则，该条款会降低被认定为许可的可能性；

（2）是否明确效力的可转让性：如条款中明确约定，该条款所赋予的权利可被转让，或随合同的转让而转让，或约定不诉条款效力将随着相关知识产权的转让而转让，则该条款将产生对应效力，反之，其效力将随着标的知识产权权属的变动而产生不确定性；

（3）标的知识产权是否包括除专利权以外的其他类型知识产权：各法域对于不诉条款效力的认定多基于专利权，根据现阶段判例，仅能够确定基于专利权的不诉条款效力等同于专利许可。如不诉条款中包含其他类型的知识产权，在条款约定有效的情况下，也能够在合同当事人双方之间构成产生限制知识产权权利人就相关知识产权起诉受益人的效果。如对于以著作权为标的的不诉条款，如条款约定权利人完全不能就著作权起诉受益人，则受益人可能有权就著作权行使除著作权人格权外的全部财产权利；如条款仅约定权利人不就受益人的行为（如“使用”）起诉受益人，则受益人获取权项存在可解释空间；

（4）条款所指权利义务人是否包括双方的关联方：如条款中包含双方的关联方（affiliate），则该条款效力可及于双方子公司及关联公司（取决于合同释义）。反之，如主体指向不明，则可能出现该条款是否适用于合同签订后合同一方创立的关联方等争议[11]。

（5）合同适用法的选择：将合同适用法约定为对不诉条款效力存在判例认定，且判例路径较为稳定的法系，将更有效地保证不诉条款效力的稳定性。

[注] 

[1] Quanta Computers, Inc. v. LG Electronics, Inc. Supreme Court of the United States, June 9, 2008, No. 2006-937

[2] No. 2008-1430.

[3] ibid. 第7页。

[4] 在Minebea Co., Ltd. v. Papst (Minebea Co. I)案中，法院认为不诉条款的专利权人在条款中保留对受益人产品客户起诉的权利不构成对受益人销售产品的“限制条件”。因此，本案中的不诉条款仍构成有效的专利权用尽的效力。

[5] 52 F.3d 1026 (Fed. Cir. 1995)

[6] Am. Dirigold Corp. v. Dirigold Metals Corp., 125 F.2d 446, 452 (6th Cir. 1942)

[7] Brian G. Brunsvold & Dennis P. O’Reilley, Drafting Patent License Agreements 18 (5th ed., BNA Books

2004)

[8] 341 F.3d 1 (1st Cir. 2003)

[9] http://www.fosspatents.com/2019/01/qualcomm-offered-samsung-and-mediatek.html

[10] （2018）皖11民终148号案中，法院同样认为，民事诉讼法并没有明确规定当事人不得就放弃或者行使诉权进行约定，且当事人拥有“诉讼启动选择权”，纠纷发生前或发生后，起诉只是当事人解决纠纷选择之一，是否选择用诉讼解决争议，决定权在于当事人，法院没有权力启动诉讼程序，最终认定涉案不起诉约定有效。

[11] 在GTE Wireless中，法院争议焦点即为一方新成立的关联公司是否应被视为合同中所限定的该方“affiliate”，不诉条款是否适用于该新成立公司。