前言

一、关于知识产权合规

二、企业在技术开发过程中的知识产权合规应对

甲公司与乙公司在行业内有一定的合作关系。2012年12月，甲公司获批进行生产线项目建设。2013年，甲公司邀请包括乙方公司在内的6家单位参加该公司生产线项目的"设计、制造、供货、安装、调试、试验及相关服务"的招标活动，包括乙公司在内的4家单位到场参加项目投标，经评选后乙公司未中标。2015年，乙公司向国家知识产权局申请了两项发明和实用新型专利，后两专利均获得授权。2017年，甲公司以涉案发明专利以及涉案新型专利抄袭了招标书中的技术方案为由，向武汉中院提起了专利权属争议，要求确认两专利归甲公司所有。在案件审理过程中，法院组织双方当事人对甲公司主张的技术方案和被控发明专利申请公开的权利要求进行对比，双方在确认发明专利申请中，权利要求的技术特征在甲公司提交的技术文件中均有披露，不同在于，发明专利权利要求中所提及的"输送带"等构件及其连接设置特征未在甲公司提供的招标文件中予以明确描述。两级人民法院均认为甲公司并未提交明确记载有"输送带"等构件及其连接设置特征在设备中公开运用的技术资料，也未证明其属于设备设置的常规方式。因此，甲公司主张两者方案的不同之处属于公知技术缺乏事实依据，人民法院不予支持。该案后经过最高院再审后发回重审，在重审阶段，甲乙双方达成和解，共有专利，并共享专利的收益，历经三年两个专利案件最终和解结案。

本案是一起专利权属纠纷案，案件一直到最高院再审，最后在湖北高院的调解下，双方握手言和，历时三年，于2020年结案。该案源起于招投标，为国内首例因招投标引发的专利权属纠纷，对于招标方如何做好技术信息的披露以及投标方如何使用获悉的技术信息提供了指引。从知识产权合规的角度来看，企业进行技术开发前应进行立项。如果需要依赖外部研发团队，则需要在签订保密条款的前提下以协议的方式明确约定双方之间的权利义务以及知识产权的归属。本案的发生，就是因为招标企业在招标过程中，没有对技术方案的保密范围及技术成果的归属做出约定，导致发生旷日持久的争议，给涉案双方都带来经济损失。

在立项工作启动前，应确定技术开发立项小组的人员范围，签署保密承诺书。立项小组在详尽摸清企业自身研发基础的情况下，了解该技术项目的国内外研发现状、水平和发展趋势，明确研究开发的目的和意义，对能够达到的技术水平及市场前景做出预判，确定研究开发的内容和目标。该目标应符合企业的总体发展目标，包括经营范围、利润来源、主要产品等。在此基础上组织企业内外部的技术人员、市场人员、法律人员召开立项工作会议，分别从技术、市场、法律各方面对项目是否能够立项进行研讨和论证。在初步确定可以立项的情况下，通过专利信息分析和侵权比对等方法，对项目的主要内容及关键技术、创新点进行FTO分析（不侵权分析），判断研发项目落地后是否可能侵犯第三人的专利权。如果产品将销往国外，还要针对目标国进行专利预警分析。如果存在可能侵权的情形，则提前做好专利规避方案；如果发现难以规避或者规避成本过高，可考虑放弃该立项。同时，在立项中还应进行商标（著作权）设计及查询检索，在避免侵犯第三人的在先权利（商标权、著作权、外观设计专利权等）的情况下，确保一旦立项通过后，可以快速完成商标的防御性注册和相关著作权的登记，避免被第三人抢注。

2011年，甲方向国家知识产权局提出"一种光源座及包括该光源座的半导体混合光源弱视治疗仪"专利申请，2012年获得授权。2017年6月，甲方在市面上发现一款涉嫌侵犯上述专利权的弱视综合治疗仪，该产品的说明书上载有其由乙方生产、丙方全国总经销。2017年6月，甲方进行公证购买取证，获得一台RS-200型弱视综合治疗仪，向武汉市科学技术局提出行政查处的请求。2017年7月，乙方向国家知识产权局专利复审委员会提出对涉案专利的第一次无效宣告请求。2017年8月，甲方向武汉市中级人民法院提起诉讼，请求判令两被告立即停止生产、销售、许诺销售侵犯原告专利权的产品，共同赔偿原告100万元。2017年12月，国家知识产权局专利复审委员会做出对涉案专利的无效审查决定，维持涉案专利的权利要求全部有效。2018年3月，武汉市中级人民法院公开开庭审理本案。经庭审比对，被控侵权产品完全落入涉案专利的权利要求保护范围，最终，法院按照最高法定赔偿数额判决乙方、丙方赔偿甲方经济损失100万元。在本案二审期间，乙方继续发起第二次专利无效请求并取得成功。湖北省高级法院于2018年 月依据第二次无效决定，驳回甲方起诉。甲方就该无效决定提起行政诉讼，北京知识产权法院于2019年一审维持了无效决定。2021年1月，最高人民法院知识产权法庭二审维持了一审判决。

甲方为高压开关市场的主要占有者，自身拥有开关测量仪发明专利。在2018-2020年间，甲方针对该专利向乙提起了专利侵权诉讼。武汉市中级人民法院于2019年11月20日作出一审民事判决，认为被诉产品显现的技术特征有一项与甲方涉案专利权利要求1中的保护特征不相同，也不等同，故认定该被诉产品未落入涉案专利权的保护范围。甲方向最高人民法院知识产权法庭上诉。在此诉讼程序中，乙方针对涉案专利先后发起三次专利无效，涉及15份三种不同语言的专利文献或非专利文献证据以及10种不同的证据组合方式。最终，三次专利无效程序中，均维持了涉案专利权利要求全部有效。最终，双方在最高院主持下以撤回起诉的方式达成和解。

甲为国有控股大型综合性工程公司，不仅承接如隧道等大型工程的施工任务，同时还生产隧道专用车等施工设备。在2016年-2019年间，甲方向国家知识产权局提出了一系列有关隧道专用车的专利申请，在2020年5月之前，有12项相关的实用新型专利获得授权。2019年，乙方来甲方处参观，并对甲方研发并生产的隧道专用车进行了拍照研究。2020年初，甲方发现案外人使用的产品与其研发生产的隧道专用车高度近似，遂到广西、四川等地涉嫌侵权产品的施工现场进行了实地勘验，选定了7个专利，在成都中院对乙提起了专利侵权诉讼。最终，在法官的主持下，双方在2020年9月达成了和解协议，案件顺利结案：乙方不仅向甲方支付了100万元的赔偿金，还承诺今后在与甲方及其关联公司的交易中给予一定的优惠。

上述三个案例，前两个均为单个专利提起诉讼，前后均历时三年，最终一个虽然赢得了一审侵权诉讼但因专利无效而被驳回起诉，另一个虽然经过三次无效请求保住了专利，但并没有赢得侵权诉讼；而第三个以7件专利构成的专利组合作为权利基础的同时提起诉讼，给被控侵权人以较大困扰，不敢贸然发动无效攻击，从发现疑似侵权到达成和解结案仅仅5个月的时间，不仅快速制止了侵权，还获得了赔偿。企业发起侵权诉讼后，被控侵权方在应对侵权指控的同时，其中一个标准动作就是对涉案专利发起专利无效的攻击。当一次无效不成功后，一般会紧接着第二次、第三次……只要有一次无效成功，对于尚未结案的侵权诉讼，则法院一般都会判决驳回起诉。在司法实践中，一旦做出涉案专利无效的决定，在针对无效决定提起的行政诉讼程序中，原告胜诉的几率非常小。特别在2019年设立最高人民法院知识产权法庭集中审理二审技术类案件后，知识产权行政案件的审理时限大大缩短，改判的几率更是微乎其微。可见，用于诉讼的专利稳定性非常重要，如果稳定性不强，则不要轻易发起诉讼。而专利组合相对于单个专利来说，稳定性大大增强。

企业对技术开发的成果保护应该科学布局，从知识产权合规的角度做好成果保护。首先是对成果保护方式的选择：如果选择以商业秘密的形式保护技术方案，则应充分考虑商业秘密的法律特征，做好秘密点的确认及相关保密手段的运用；如果选择通过专利来保护，则应该围绕主要产品、核心技术做好基础专利或核心专利的布局，同时，围绕基础专利或核心专利做好外围专利布局；如果企业采用的是进攻型的知识产权战略，则应采用高价值专利布局策略，从诉讼角度考虑，在核心产品、关键技术领域布局严密的专利网，根据外观设计专利、实用新型专利和发明专利的不同特点，合理的构建专利组合，达到侵权识别容易，侵权认定清晰，侵权方无效涉案专利组合困难的法律效果；如果产品将出口国外，则应构建专利家族，在目标出口国进行专利布局。除了专利外，企业还应同时完成商标、著作权的规划与布局，避免发生商标被他人抢注的情形，特别对于出口产品国，避免发生商标抢注或出口国语言商标被抢注等的情形。在侵权诉讼中，要注意使用具有高价值专利特征的专利组合作为诉讼专利，一旦被控侵权人发起无效攻击，工作重点要放在无效行政审查阶段，集中力量应对，最大限度的维持专利的有效性。

甲公司系设立于武汉的一家大型国有控股公司。乙系甲公司前员工，自2006年研究生毕业后即进入甲公司工作，2019年4月1日离职， 2019年4月18日在北京成立丙公司，持股比例90%，担任经理、执行董事。2019年8月6日-8月20日，丙公司申请四件专利，发明人为乙。甲公司认为丙公司申请的专利系乙与甲公司劳动关系终止后一年内作出，且与乙在甲公司承担的本职工作和分配的工作任务有关，属于职务发明创造的一种情形，专利的申请权应归属原告所有。双方协商未果，2020年6月，甲公司将乙和丙公司诉至北京知识产权法院。2021年1月，法院一审判决：涉案专利系乙从甲公司离职后一年内作出的、与其在甲公司承担的本职工作有关的发明创造，申请权归甲公司所有。

本案中，乙在甲公司担任的层级较高，基本上处于研发负责人的地位。当甲公司发现乙离职后设立丙公司与其开展商业竞争后，试图通过警告乙违反了反不正当竞争法律来保护自身的权利。但甲公司并未与乙签订保密协议及竞业禁止条款，乙对于甲公司的警告不予理会。本案通过收集大量的证据，证明丙公司申请的四件专利均属于职务发明，得到了法院的支持，但由于是权属纠纷，法院并没有支持损失赔偿。如果甲公司在技术开发中做好了技术秘密的保护工作，则相关纠纷的处理可以有更多的选择路径，甚至可以得到高额的赔偿。例如，2021年2月26日，最高院知识产权法庭就宣判了"香兰素"侵害商业秘密案，判定离职员工、新公司及其法定代表人等共同实施了侵害权利人商业秘密的行为，判决连带赔偿1.59亿元赔偿金。

技术成果产生前后，应高度关注技术成果申报知识产权的合规问题。首先是知识产权种类的选择：如果作为商业秘密保护的，应做好保密工作。例如，要求参加研发各方签署保密协议，未经允许不得申请专利，不得公开商业秘密，并约定违约赔偿等。特别在涉商业秘密的产品需要外协加工时，应注意商业秘密的保护。同时，也要注意不得侵犯第三人商业秘密。其次是权属问题：如果是合作开发的，应在合作开发合同中明确约定知识产权的归属。例如，是一方单独所有，还是双方共有。要关注发明人的身份，是否有兼职或离职一年内的情况，避免出现职务发明的权属争议。同时，也要注意真实发明人的问题，不能随意更改发明人。最后，要重视申请质量，包括权利要求保护范围的确定和答复审查意见。高价值诉讼专利，既要有很好的权利稳定性，又要有较大的权利保护范围，这样才能经得起无效，打得赢诉讼。应注意撰写和答复质量，权利要求的保护范围不得随意扩大，也不得不当缩小。当然，申请、授权程序中，还要关注行政审查的程序性要求，在各项答复、缴费时限内完成相应的工作，避免出现非自身意愿的视为撤回情形。