数字经济领域专利侵权案件等同原则限制适用研究（上），着重对专利侵权案件等同原则的适用及其限制适用的法律渊源、条件和规则进行梳理。在下篇中，我们将继续深入探讨等同原则在数字经济领域的适用，得出数字经济背景下以专利创造性判断、可预见性规则限制等同原则适用的司法实践趋势。

（一）数字经济领域专利侵权案件的特点

G20杭州峰会《二十国集团数字经济发展与合作倡议》提出，“数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术(ICT)的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。"[1]当前，数字经济已经成为全球经济的发展重点，围绕数字技术、标准、规则、数据的国际竞争日趋激烈，成为决定国家未来发展潜力和国际竞争力的重要领域，数字经济已成为中国经济高质量发展的重要引擎。在数字经济背景下，专利作为数字化企业赢得市场竞争的重要工具，其侵权判定的规则研究，特别是等同原则的适用，具有十分重要的意义。

2021年国家相继发布了“十四五"规划、2035远景目标纲要，以及“十四五"数字经济发展规划，并制定了2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%的目标，充分显示了国家对于发展数字经济的决心。2023年1月16日，国务院新闻办公室举行的2022年知识产权工作新闻发布会透露，2022年，我国数字经济核心产业发明专利授权量为32.5万件，同比增长17.9%，专利储备不断增强。按照世界知识产权组织划分的35个技术领域统计，截至2022年底，我国信息技术管理、计算机技术等数字技术领域有效发明专利增长最快，分别同比增长59.6%和28.8%。[2]随着数字经济的发展，专利保护面临新的机会与挑战：一方面是新业态新模式新场景诞生了许多亟待保护的知识产权新客体，新技术是否能通过专利权保护问题，如算法、算力诱发专利客体判断难题、APP界面的可专利性问题。另一方面是传统产业在应用通信技术进行数字化转型时，会面临信息通信领域的标准必要专利纠纷解决问题。我们总结，数字经济领域的专利侵权案件具有以下特点：

1、技术领域集中。根据2023年3月20日国家知识产权局印发的《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表（2023）》，数字经济领域专利主要集中在信息网络产业、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等技术领域，如下图所示[3]。

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2、专利侵权的判定难度加大。随着数字经济的持续纵深推进，在专利侵权案件中，对专利侵权的判定难度逐渐增加，尤其以通信领域为代表，通信领域通常存在产品与使用方法同时涉嫌侵权、专业技术名词存在多种解释、多主体涉嫌侵权的复杂情况。

3、标准必要专利纠纷频发。近年数字经济领域专利纠纷频发，根据中国信息通信研究院在2021年初发布的《5G+产业标准必要专利发展趋势》报告统计，我国标准必要专利纠纷中近96%的案件都聚焦于通信领域[4]，对标准必要专利的纠纷解决提出了新要求。

（二）数字经济领域限制等同原则适用的探讨

数字经济领域专利集中在信息网络产业、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等技术领域，处于科技顶级前端的发明专利较多且技术更新迭代快。数字经济领域的专利侵权案件普遍具有创造性高、产品与方法同时涉嫌侵权、专业技术名词多、侵权比对难等问题，难以被认定为等同侵权。同时，作为国家重点发展的核心产业，对于该技术领域应当更加鼓励创新与发展，对于数字经济领域专利侵权应慎重适用等同原则。

1、数字经济领域以专利创造性判断限制等同原则适用

在等同原则的适用条件上，我国和美国等国家采用的是“四要件"标准：（1）采用的手段基本相同；（2）实现的功能基本相同；（3）达到的效果基本相同；（4）被替换的技术特征是本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需付出创造性劳动就能够联想到的。而日本采用的是“五要件"标准，在判断产品的特征与权利要求的特征是否等同时，须满足“非本质部分、置换可能性、置换容易性、非公知技术和禁止反悔特别事由"五个要件，不满足五个要件中的任何一个，则不能认定为等同特征。[5]根据“五要件"中的“非公知技术"要求，专利保护适用等同原则判定是否侵权时，需要将现有技术排除在外，对于权利要求中现有技术的部分不能适用等同原则扩张权利要求的保护范围。

根据我国现有的法律规定和司法解释，等同原则适用时并没有特别强调对于“公知技术"能否适用等同原则。但是从地方性规范文件以及近期最高院的一些裁判案例可以看出司法实践中或存在将创造性纳入等同原则的限制适用条件的倾向。

一方面，等同原则判断时倾向于考虑被诉侵权技术方案的创造性因素。根据《专利侵权判定指南（2017）》第55条：“权利要求与被诉侵权技术方案存在多个等同特征，如果该多个等同特征的叠加导致被诉侵权技术方案形成了与权利要求技术构思不同的技术方案，或者被诉侵权技术方案取得了预料不到的技术效果的，则一般不宜认定构成等同侵权。"根据该规定，在权利要求与被诉侵权技术方案存在多个等同特征的情况下,要进一步分析被控侵权技术方案的技术特征是否具有新颖性、创造性和实用性：如果是，不构成专利侵权，如果否，则进行等同判断，符合等同条件的，构成专利侵权。该规定体现出了等同原则判断时对于创造性因素的考量。专利法的立法目的在于激励人们进行创新，而不是保护改劣发明或替代发明。由该规定可以得出如下结论：对于被诉侵权技术存在一个或多个等同特征，但等同特征具有创造性，一般不适用等同原则。

另一方面，适用等同原则时倾向于将现有技术排除在外。例如，在杭州华新高科新材料有限公司与广东日昭新技术应用有限公司、罗某昭侵害实用新型专利权纠纷案（最高人民法院（2015）民提字第58号）中，最高法院认为：“在罗某昭、日昭公司提起本案诉讼之前，业已生效的第19714号决定已认定权利要求1与附件14存在区别1、2，并据此维持其有效。由于被诉侵权产品1的用途和绝缘结构亦与权利要求1有明显差异，并且所述差异分别与区别1、2相同或实质相同，因此，应当认定被诉侵权产品1与权利要求1既不相同，也不等同，没有落入权利要求1的保护范围。"从该判决中可以看出，最高人民法院在专利侵权判定中，先将现有技术（附件14）排除在等同原则适用之外，仅对区别部分（区别1、2）进行相同、等同比对。该判决反映出即使专利技术方案中包含现有技术的内容，也应当被剔除后再进行专利侵权比对。即对于权利要求中现有技术的部分不能适用等同原则扩张权利要求的保护范围，专利权人不能利用等同原则将专利权的保护范围扩张到现有技术。

2、数字经济领域以可预见性规则限制等同原则适用

等同原则的可预见性限制（foreseeability limitation）是指：等同原则不能囊括专利权人在申请专利时已经可以预见到并且应当将其涵盖在权利要求保护范围之中的技术方案。该规则最早由美国联邦巡回上诉法院的Rader法官在建立“捐献规则"的“Johnson & Johnston案"中提出。在建立“捐献规则"的“Johnson & Johnston案"中，美国联邦巡回上诉法院的Rader法官（首席法官MAYER赞同Rader法官的意见）同意判决结果及判决理由，同时提供了供选择的另外一种判决理由，即“可预见规则"。根据Rader法官建议的“可预见规则"，等同原则的适用不能将专利文件撰写人在申请过程中有理由本可以预见并写入权利要求的内容纳入专利权的保护范围。[6]

虽然我国《专利法》和相关司法解释未明确规定可预见性规则，但在北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南（2017）》中支持了可预见性规则。《专利侵权判定指南（2017）》第60条规定：“对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。"

在司法实践中，可预见性规则已经被相当多地应用于具体案件，特别是在最高人民法院新近出台的判决中屡屡出现。例如，在北京星奥科技股份有限公司、太原市采薇庄园特色农业开发有限公司侵害实用新型专利权纠纷案（最高人民法院(2019)最高法民申3188号）中，最高人民法院认为，“就弹性支撑片等高排列的技术特征而言，涉案专利申请人在专利申请时足以预见到存在这一替代性特征，但未将其写入涉案专利权利要求，故弹性支撑片等高排列的技术特征不应当被认定为与涉案专利权利要求1中‘弹性支撑片高低相间排列’等同的技术特征。"

在M公司、Z公司侵害实用新型专利权纠纷案（最高人民法院（2019)最高法知民终4x号）中，最高人民法院认为：“在适用等同原则时，首先应考虑等同原则与专利保护范围之间的关系，以及专利法律制度规定等同原则的必要性。……等同原则若被滥用则会架空权利要求的定界和公示作用，从而伤害社会公众利益。其次，等同原则的适用需考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况。等同原则不应单纯用作扩大权利要求保护范围的工具。……在专利申请之时不存在认知障碍、在后技术发展又未产生替代方案的情况下，权利要求的保护范围宜以其文字记载为准，权利要求的公示作用应当得到尊重。基于以上原因，本院对M公司主张被诉侵权技术方案具有涉案专利‘面板与PCB电路板相对应位置的厚度为0.6mm-1.5mm’等同的技术特征的主张不予支持。"

在北京星奥科技股份有限公司、太原市采薇庄园特色农业开发有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审案（最高人民法院(2019)最高法民申3188号）中，最高人民法院认为，“将被诉侵权产品与涉案专利权利要求1的全部技术特征相比对，被诉侵权产品除弹性支撑片等高排列，而非高低相间排列之外，其余的特征与涉案专利权利要求1的相应特征相同。星奥公司主张被诉侵权产品中弹性支撑片有直的，有弯曲的，相当于涉案专利权利要求1中的弹性支撑片高低相间，"应当适用等同原则判定侵权。对此，最高人民法院认为，“根据涉案专利权利要求1的记载，结合说明书附图1、附图2显示的内容，弹性支撑片高低相间应当理解为支撑片的高度不同，有高的，有低的，高的支撑片与低的支撑片相间排列。……就弹性支撑片等高排列的技术特征而言，涉案专利申请人在专利申请时足以预见到存在这一替代性特征，但未将其写入涉案专利权利要求，故弹性支撑片等高排列的技术特征不应当被认定为与涉案专利权利要求1中‘弹性支撑片高低相间排列’等同的技术特征。"

根据前述规定及近年最高人民法院出台的相关裁判文书可以得出，一方面，等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张，是对专利权字面侵权的适当补充；另一方面，专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。近年来司法实践中更倾向于通过可预见性规则限制等同原则的适用。我们理解，对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，由于本身就不是专利的发明点，不是专利保护的核心法益所在，应当依据可预见性规则对等同原则限制适用。

（三）限制等同原则适用的专利侵权判定司法保护实践趋势

为适应数字经济背景下激励创新的更高要求，司法保护的目标是寻找创新与侵权、发展和规范的平衡点，鼓励真正有价值的技术创新。在数字经济背景下，结合专利创造性判断、可预见性规则的司法实践分析与总结，我们可以得出以专利创造性判断、可预见性规则限制等同原则适用的专利侵权判定司法保护实践趋势：第一，对于数字经济领域前沿技术相关的发明创造，在权利要求与被诉侵权技术方案存在多个等同特征的情况下,要进一步分析被控侵权技术方案的技术特征是否具有新颖性、创造性和实用性，如果被诉侵权技术方案与涉案专利相比某种程度上具有创造性，则不适用等同原则；第二，对于数字经济领域本身创造性程度不高的发明创造，进行等同原则适用时，需先将现有技术或惯用技术手段排除在等同原则适用之外，再对专利的实质性技术特征进行相同或等同的判断；第三，对于发明的非发明点部分或实用新型采用可预见性规则限制等同原则的适用，专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围的，符合可预见性规则的适用条件，被诉侵权技术方案则不构成等同侵权。